Мещеряков Владимир Александрович, Советник, Фирма

Государство и интеллектуальная
собственность. Споры в области
интеллектуальной собственности
Владимир Мещеряков
Советник, ООО «Юридическая фирма
Городисский и Партнеры»
•2
Закрепление за государством
исключительных прав на
интеллектуальную собственность и
распоряжение этими правами
•3
Права на изобретения, созданные в рамках государственных
контрактов (статья 1373 ГК РФ)
Право на получение патента на изобретение, созданное при
выполнении работ по государственному или муниципальному
контракту для государственных или муниципальных нужд,
принадлежит организации, выполняющей государственный или
муниципальный контракт (исполнителю), если государственным
или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это
право принадлежит РФ или субъекту РФ, либо совместно
исполнителю и РФ, исполнителю и субъекту РФ или
исполнителю и муниципальному образованию (пункт 1)
•4
Права на изобретения, созданные в рамках государственных
контрактов (статья 1373 ГК РФ)
Если в соответствии с государственным или муниципальным
контрактом право на получение патента на изобретение
принадлежит РФ, субъекту РФ или муниципальному
образованию, государственный или муниципальный заказчик
может подать заявку на выдачу патента в течение 6 месяцев со
дня письменного уведомления исполнителем о получении РИД,
способного к правовой охране в качестве изобретения. Если в
течение указанного срока государственный или муниципальный
заказчик не подаст заявку, право на получение патента
принадлежит исполнителю (пункт 2)
•5
Права на изобретения, созданные в рамках государственных
контрактов (статья 1373 ГК РФ)
Если право на получение патента на изобретение на основании
государственного контракта принадлежит РФ, субъекту РФ или
муниципальному образованию исполнитель обязан путем
заключения соответствующих соглашений со своими
работниками и третьими лицами приобрести все права либо
обеспечить их приобретение для передачи соответственно РФ,
субъекту РФ или муниципальному образованию. При этом
исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им
в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц
(пункт 3)
•6
Права на изобретения, созданные в рамках государственных
контрактов (статья 1373 ГК РФ)
Если патент на изобретение, созданное при выполнении
государственного контракта, принадлежит не РФ, не субъекту
РФ или не муниципальному образованию, патентообладатель по
требованию государственного или муниципального заказчика
обязан предоставить указанному им лицу безвозмездную
простую (неисключительную) лицензию на использование
изобретения для государственных или муниципальных нужд
(пункт 4)
•7
Права на изобретения, созданные в рамках государственных
контрактов (статья 1373 ГК РФ)
Если патент на изобретение, созданное при выполнении работ
по государственному или муниципальному контракту, получен
совместно на имя исполнителя и РФ, исполнителя и субъекта
РФ или исполнителя и муниципального образования,
государственный или муниципальный заказчик вправе
предоставить безвозмездную простую (неисключительную)
лицензию на использование такого изобретения в целях
выполнения работ для государственных или муниципальных
нужд, уведомив об этом исполнителя (пункт 5)
•8
Права на изобретения, созданные в рамках государственных
контрактов (статья 1373 ГК РФ)
Если исполнитель по государственному контракту, получивший
патент на изобретение на свое имя, примет решение о
досрочном прекращении действия патента, он обязан
уведомить об этом государственного или муниципального
заказчика и по его требованию передать патент на
безвозмездной основе РФ, субъекту РФ или муниципальному
образованию (пункт 6)
•9
Права на изобретения, созданные в рамках государственных
контрактов (статья 1373 ГК РФ)
В случае принятия решения о досрочном прекращении
действия патента на изобретение, полученного при выполнении
работ по государственному контракту на имя РФ, субъекта РФ
или муниципального образования, государственный заказчик
обязан уведомить об этом исполнителя и по его требованию
передать ему патент на безвозмездной основе (пункт 6)
•10
Принципиальные условия, предусмотренные № 217-ФЗ
• Бюджетные и созданные государственными академиями наук
научные учреждения, а также образовательные учреждения
вправе быть учредителями хозяйственных обществ,
деятельность которых заключается во внедрении РИД, права на
которые им принадлежат
• Вклад научных и образовательных учреждений в уставный
капитал хозяйственных обществ состоит из прав на РИД, а
также денежных средств, оборудования и иного имущества,
находящегося в оперативном управлении
• Вклад прав на РИД означает заключение лицензионного
договора с учрежденным хозяйственным обществом без права
передачи лицензиатом третьим лицам
•11
Принципиальные условия, предусмотренные № 217-ФЗ
• Научные и образовательные учреждения вправе привлекать
в качестве соучредителей других лиц, если доля учреждения
в уставном капитале акционерного общества составит более
чем 25 процентов или в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью – более чем одну треть
• При этом доля (акции) других лиц в уставном капитале
должна быть оплачена денежными средствами не менее чем
на половину. Оставшаяся часть доли (акций) других лиц
может быть оплачена правами на РИД, материалами,
оборудованием или иным имуществом, необходимым для
внедрения РИД
•12
Принципиальные условия, предусмотренные № 217-ФЗ
• Научные и образовательные учреждения вправе
распоряжаться долями (акциями) в уставных капиталах
хозяйственных обществ только с предварительного согласия
соответствующих собственников
• Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных
капиталах хозяйственных обществ, часть прибыли
хозяйственных обществ, полученная учреждениями
(дивиденды), поступают в их самостоятельное распоряжение,
учитываются на отдельном балансе и направляются только на
правовую охрану РИД, выплату вознаграждения их авторам, а
также на осуществление уставной деятельности учреждений
•13
Организационный алгоритм выявления в результатах НИОКР
изобретений, которые следует патентовать
Наиболее рациональным является алгоритм, в соответствии с
которым вся информация о выполнении работ по НИОКР
закрывается в режиме секретов производства (ноу-хау). Это
позволяет обеспечить осмысление полученных РИД, выявление
среди них тех, которые, как считают разработчики, были не
заимствованы ими из предшествующего уровня техники и могут
быть признаны патентоспособными.
•14
Организационный алгоритм выявления в результатах НИОКР
изобретений, которые следует патентовать
После этого можно составить и подать заявки на изобретения
(полезные модели или промышленные образцы), а оставшуюся
информацию, закрытую в режиме секретов производства,
можно использовать в качестве дополнительного
нематериального актива (объекта исключительного права),
либо раскрыть и ее. При этом необходимо изучить и определить
целесообразность зарубежного патентования этих изобретений
Единая технология
•16
Содержание понятия «единая технология» (статья 1542 ГК РФ)
Единой технологией признается выраженный в объективной
форме РИД, который включает в том или ином сочетании
объекты исключительных прав и может служить
технологической основой определенной практической
деятельности в гражданской или военной сфере. В состав
единой технологии могут входить также РИД, не подлежащие
правовой охране, в том числе технические данные, другая
информация (пункт 1)
•17
Сфера применения правил о праве на единую технологию
(статья 1543 ГК РФ)
Указанные правила применяются к отношениям, связанным с
правом на технологию гражданского, военного, специального или
двойного назначения, созданную за счет или с привлечением
средств федерального бюджета либо бюджетов субъектов РФ,
выделяемых для оплаты работ по государственным контрактам,
по другим договорам, для финансирования по сметам доходов и
расходов, а также в виде субсидий. Не применяются, если
привлекались средства федерального бюджета либо бюджетов
субъектов РФ на возмездной основе в форме бюджетного
кредита
•18
Права на единую технологию (статья 1544 ГК РФ)
Лицу, организовавшему создание единой технологии за счет или
с привлечением средств федерального бюджета или бюджета
субъекта РФ (исполнителю), принадлежит право на созданную
технологию, за исключением случаев, когда это право в
соответствии с пунктом 1 статьи 1546 ГК РФ принадлежит РФ
или субъекту РФ (пункт 1)
•19
Права на единую технологию (статья 1544 ГК РФ)
Лицо, которому принадлежит право на технологию, обязано
незамедлительно принимать предусмотренные
законодательством РФ меры для признания за ним
исключительных прав на РИД, входящие в состав единой
технологии, если такие меры не были приняты до или в
процессе создания технологии (пункт 2)
•20
Права РФ на единую технологию (пункт 1 статьи 1546 ГК РФ)
Право на единую технологию (на исключительное право или на
приобретение исключительного права) принадлежит РФ:
▫ единая технология непосредственно связана с обеспечением
обороны и безопасности РФ
▫ РФ до создания единой технологии или в последующем
приняла на себя финансирование работ по доведению единой
технологии до стадии практического применения
▫ исполнитель не обеспечил до истечения шести месяцев после
окончания работ по созданию единой технологии совершение
всех действий, необходимых для признания за ним или
приобретения исключительных прав на результаты, которые
входят в единую технологию
•21
Права РФ на единую технологию (пункт 2 статьи 1546 ГК РФ)
Право на единую технологию (на исключительное право или на
приобретение исключительного права) принадлежит субъекту
РФ:
▫ субъект РФ до создания единой технологии или в
последующем принял на себя финансирование работ по
доведению единой технологии до стадии практического
применения
▫ исполнитель не обеспечил до истечения шести месяцев
после окончания работ по созданию единой технологии
совершение всех действий, необходимых для признания за
ним или приобретения исключительных прав на
результаты, которые входят в единую технологию
•22
Результаты (единая технология), права на которые принадлежат
государству
• Впервые законодательно установлена обязанность лица,
которому принадлежит право на единую технологию,
внедрять эту технологию (статья 1545 ГК РФ)
• Законом установлены три основания для закрепления прав
на единую технологию за государством (РФ) и
соответственно три пути ее внедрения
•23
Единая технология, связанная с обеспечением обороны и
безопасности РФ
• В общем случае государство (РФ) финансирует и
осуществляет всю цепочку действий: от проектирования до
внедрения включительно
• В случае утраты РФ необходимости сохранения за собой
прав на единую технологию РФ обязана передать
(уступить) эти права лицу, заинтересованному во
внедрении и обладающему реальными возможностями для
ее внедрения
•24
Единая технология, связанная с обеспечением обороны и
безопасности РФ
• В случае отказа РФ от прав на единую технологию, которая
относится к объектам обороны и безопасности страны и
единственным их потребителем является РФ. Спрашивается,
зачем кому-либо приобретать права на эту единую
технологию, вкладывая свои денежные средства в
приобретение этих прав (в их цену входит возмещение затрат
на проектирование единой технологии – подпункт 4 пункта 4
статьи 5 ФЗ «О передаче прав на единые технологии») и
изготовление этих объектов, если единственный их
потребитель (РФ) отказался от их приобретения?
• В результате имеем только необоснованно затраченные
государственные средства на проектирование указанных
объектов
•25
Единая технология, в отношении которой РФ приняла на себя
финансирование работ по доведению её до стадии практического
применения
• Право на единую технологию до истечения шести месяцев со
дня его получения РФ должно быть отчуждено (передано)
лицу, заинтересованному во внедрении технологии и
обладающему реальными возможностями для ее внедрения
(пункт 1 статьи 1547 ГК РФ)
• Для приобретения этого права заинтересованное лицо
обязано возместить затраты, понесенные государством на
проектирование единой технологии и доведение ее до стадии
практического применения (подпункт 3 пункта 4 статьи 9 ФЗ
«О передаче прав на единые технологии»).
•26
Единая технология, в отношении которой РФ приняла на себя
финансирование работ по доведению её до стадии практического
применения
• Возникает вопрос о том, какие преимущества имеет
инвестор, приобретающий права на единую технологию,
возмещая при этом затраты, понесенные государством
на проектирование и доведение единой технологии до
стадии практического применения, в сравнении с
вариантом выбора самим инвестором объекта
инновации и инвестирования им всех этапов
(проектирование – изготовление товарной продукции)?
•27
Единая технология, в отношении которой исполнитель не
обеспечил в установленный срок закрепление за ним
исключительных прав на РИД
• Право на единую технологию до истечения шести месяцев со
дня его получения РФ должно быть отчуждено (передано) лицу,
заинтересованному во внедрении технологии и обладающему
реальными возможностями для ее внедрения (пункт 1 статьи
1547 ГК РФ)
• Для приобретения этого права заинтересованное лицо обязано
возместить затраты, понесенные государством на
проектирование единой технологии (подпункт 4 пункта 4 статьи 5
ФЗ «О передаче прав на единые технологии»)
• Возникает вопрос о том, зачем инвесторам приобретать права
на единую технологию, возмещая при этом затраты, понесенные
государством на проектирование, если даже сам исполнитель
пришел к выводу о бесперспективности внедрения этой
технологии
•28
Концептуальные причины, препятствующие созданию
инновационной модели развития экономики в России
• Отсутствие заинтересованности частного бизнеса в
инвестировании своих средств в инновационные проекты,
предусматривающие создание материальной продукции,
разработанной в рамках выполнения НИОКР.
•Отсутствие заинтересованности государства в изготовлении
материальной продукции, основанной на НИОКР,
проведенных за счет средств государства, и отсутствие
реальной ответственности чиновников за необходимость
осуществления всех этапов работ: от проведения НИОКР до
изготовления материальной продукции, единственным
потребителем которой является само государство (объекты
военного, специального и двойного назначения).
•29
Споры в области интеллектуальной собственности
Виды споров:
• споры об охраноспособности изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, товарных знаков;
• споры о нарушении исключительных прав
•30
Споры об охраноспособности
• первая инстанция - административный порядок рассмотрения
споров (Роспатент):
• возражения на решения экспертизы;
• возражения против предоставления исключительных прав
(против выдачи патентов, регистрации товарных знаков).
•31
Административный порядок - проблемы
• Базовой причиной проблем, возникающих в процессе
рассмотрения споров Роспатентом, является то, что
нормативное регулирование процессуальных вопросов этих
споров, затрагивающих права и законные интересы лиц,
участвующих в них, устанавливается ведомственными
нормативными правовыми актами, а не законом.
•32
Продолжение
• Пользуясь этим, Роспатент устанавливает такие условия этой
процедуры, которые выгодны ему, с точки зрения, сокращения
трудозатрат экспертов Роспатента на аналитическую
составляющую этого процесса в ущерб прав и законных
интересов сторон споров.
•33
Продолжение
• Показательными этого являются, например, такие требования
Роспатента: запретить лицу, подавшему возражение против
выдачи патента, включать в возражение несколько вариантов
мотивов и доказательств; ограничить возможности
патентообладателя изменять формулу изобретения или
полезной модели для частичного сохранения патента в силе;
уточнять мотивы (аргументацию) поданных возражений.
•34
Судебный порядок рассмотрения споров об охраноспособности
• Первая судебная инстанция: Суд по интеллектуальным правам
(СИП) – исковые заявления («жалобы» на решения
Роспатента);
• Вторая судебная инстанция: СИП - кассационные жалобы;
• Третья судебная инстанция: ВАС РФ - надзорные жалобы.
•35
Роль Суда по интеллектуальным правам
• Кроме обеспечения правильного и единообразного
применения законодательства в области
интеллектуальной собственности, этот суд, имеющий
право не только исправлять ошибки в решениях
Роспатента, но и не применять положения
ведомственных нормативных правовых актов как
противоречащих положениям закона, а также
обращаться в Конституционный суд РФ о
неприменимости положений федерального закона как
противоречащих Конституции РФ и вносить предложения
по изменению закона.
•36
Нерешенные проблемы СИП
• В полном объеме не решена основная задача этого суда:
обеспечить силами судей профессиональное рассмотрение
споров об охраноспособности не только в части правильного
применения законодательства, но и в части научно-технических
вопросов.
•37
Споры о нарушении исключительных прав
• Арбитражные суды или суды общей юрисдикции в зависимости
от субъектного состава сторон спора.
• Вторая инстанция: апелляционные арбитражные суды или
апелляционные суды общей юрисдикции.
•38
Продолжение
• Третья (кассационная) инстанция: СИП в отношении всех
арбитражных судов или соответствующие кассационные суды
общей юрисдикции.
• Четвертая (надзорная) инстанция: – ВАС РФ или ВС РФ.
•39
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ООО "Юридическая фирма
Городисский и Партнеры"
Россия 129090, Москва,
ул. Большая Спасская, 25, стр.3
Телефон: 7 (495) 937-6116/6109,
Факс: 7 (495) 937-6104/6123
E-mail: [email protected]
http://www.gorodissky.ru