Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей
реклама
Первая публикация: «Изобретения, Административный регламент и Гражданский кодекс», Патенты и лицензии, №8, 2009. В.Джермакян ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» Изобретения, Административный регламент и Гражданский кодекс Административный регламент по изобретениям1 (далее – регламент) вошел в силу и пора обратить внимание на произошедшие изменения в части единства изобретения, метаморфоз с формулой на «применение», экспертизы по существу и оценке патентоспособности, ознакомления любых лиц с досье заявки, применимости регламента в отношении заявок, поданных до даты вступления регламента в силу. Обрезание единства изобретения и предание остракизму формулы на «применение» В регламенте (п.10.5.) требование единства изобретения сформулировано следующим образом: 10.5. Требование единства изобретения. В соответствии с пунктом 1 статьи 1375 Кодекса заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения). Единство изобретения признается соблюденным, если: в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение; в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений: одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части); 1 Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на выдачу патента на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретения, рег. В Минюсте РФ 20 февраля 2009 г. №13413. 2 одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий); одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть); относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты). Перечень групп, при которых единство изобретения признается соблюденным, представлен в регламенте в закрытом (исчерпывающем) виде, т.е. он ограничен только теми группами, которые в нем перечислены, и какое либо их расширение не предусмотрено. В регламент не включены следующие, ранее допускавшиеся (п. 2.3. старых Правил) группы изобретений: применение устройства или вещества по определенному назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением; применение устройства или вещества по определенному назначению и устройство или композиция, в которых они используются в соответствии с этим назначением как составная часть) Исключение из перечня допустимых в формуле изобретения групп, включающих «применение», явилось следствием полного отказа от какого либо упоминания в принятом регламенте возможности использования формулы изобретения, изложенной по структуре – «применение». В опубликованном и обсуждавшемся проекте2 регламента не было предложений по полному исключению возможности представления формулы на «применение» как в заявке на одно изобретение, так и в составе группы изобретений. Запрет, а именно так следует толковать отсутствие какого либо упоминания в принятом регламенте формулы - «применение», затронет и ущемит интересы только российских заявителей, т.к. Роспатент не может воспрепятствовать в выдаче патентов с такой формулой по заявкам 2 В.Джермакян, Формула на применение, или все за, а Баба-яга против, Патенты и лицензии, №12, 2007. 3 иностранных заявителей, поступающих в соответствии с Договором РСТ, а кроме того, на территории России действуют патенты с формулой на «применение», выдаваемые Евразийским патентным ведомством, и ни для кого не секрет, что абсолютное подавляющее большинство этих патентов принадлежит иностранным заявителям. Какую цель преследует Роспатент, лишая российских заявителей пользоваться теми же видами патентных формул, которые предоставляются иностранцам, понять невозможно. Речь не о ловле ведьм, но какое то объяснение должно же быть. Почему им можно, а нам – нельзя? Кто из Роспатента ответит? Что забыли «революционеры», так это требования к толкованию формулы при оценке новизны в соответствии с правилом 12.05. Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы. Приведем текст данного правила полностью. «12.05 При толковании формулы для определения новизны эксперту следует принять во внимание рекомендации, данные в параграфах 5.20-5.41. В частности, эксперту следует помнить, что признаки, касающиеся цели или предполагаемого использования, должны оцениваться в отношении того, приводит ли указанная цель или предполагаемое использование к конструктивным отличиям (или, в случае формулы на способ, к отличиям в операциях способа) заявленного изобретения от предшествующего уровня техники. Не являющиеся отличительными признаки специфического предполагаемого использования должны игнорироваться (см. параграфы 5.21 – 5.23). Например, притязание на вещество Х для использования в качестве катализатора не будет считаться новым по сравнению с тем же веществом, известным как краситель, если упомянутое использование не подразумевает специфических особенностей вещества (например, присутствие определенных добавок), которые отличают его от известного вещества. Признаки, которые не указаны явно, но подразумеваются посредством специфического использования, должны приниматься во внимание. Например, если пункт формулы относится к «форме для жидкой стали», это 4 предполагает наличие у такой формы определенных признаков. Поэтому пластиковый лоток для кубиков льда, имеющих температуру плавления значительно ниже температуры плавления стали, не подпадает под такой пункт формулы, и он вследствие этого будет считаться новым». Поэтому, принуждая российских заявителей подавать заявки, в т.ч. международные, с формулой не на - «применение известного продукта по новому назначению», а с формулой на - «известный продукт с новым для него назначением», Роспатент заведомо ставит их под получение отчета о международном поиске с категорией релевантности по новизне –Х, что означает отсутствие новизны!!!. И такой отчет будет получен именно из Роспатента как Международного поискового органа. Возмущению нет предела. Ознакомление с полным досье заявки Вопрос обсуждался на страницах журнала и на конференции 2007 г. в Роспатенте, часть предложений3 была учтена в принятом регламенте, и окончательный подход Роспатента к разрешению спорных положений нашел отражение в двух правилах регламента. Правило 27.3. Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента. После публикации сведений о выдаче патента Роспатент, на основании статьи 1394 Кодекса, предоставляет материалы заявки для ознакомления любых лиц. Роспатент осуществляет выкладку собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы. При ознакомлении с материалами заявки не предоставляется доступ к сведениям об авторе(ах), если они не были опубликованы, и к сведениям о месте жительства автора(ов). К дополнительным материалам, представляющим собой информацию, полученную при проведении доклинических или клинических исследований, оформленным в виде отдельного документа, доступ при ознакомлении с материалами заявки не предоставляется. 3 В.Джермакян, С какими документами заявки можно ознакомиться любым лицам? Патентный поверенный, №1, 2008. 5 Копии выложенных материалов могут быть предоставлены любому лицу при условии соответствующей оплаты. В сравнении с проектом содержание регламента дополнено правилом, исключающим ознакомление любых лиц со сведениями о доклинических или клинических исследованиях, поступивших в качестве дополнительных материалов к поданной заявке. В регламент (п.24.7.6) внесено правило, запрещающее предоставлять дополнительные материалы, содержащие сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну или персональные данные. Правило 24.7. Проверка дополнительных материалов 24.7.(6). Не допускается представление дополнительных материалов, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну или персональные данные. В случае указания заявителем на наличие в дополнительных материалах сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну или персональные данные, эти материалы возвращаются заявителю без рассмотрения. Можно полагать, что правило 27.4.(6) регламента позволит избежать включение в досье заявки той информации, к которой доступ любых лиц должен быть ограничен. В подавляющем большинстве случаев так оно и будет происходить, т.к. заявитель, изучив и осознав требования регламента, должен их соблюдать. Однако нельзя исключить ситуацию, когда дополнительные материалы, ранее представленные заявителем, уже были учтены при проведении экспертизы и вынесении решения о выдаче патента, а квалификация некоторой части представленной информации как содержащей коммерческую тайну, осуществлена заявителем позже, после получения решения о выдаче патента. Каким образом можно изъять из досье такой заявки и вернуть заявителю дополнительные материалы или их соответствующую часть, понять невозможно. Дать доступ любым лицам к данным материалам также представляется не только некорректным, но и нарушающим законодательство о коммерческой тайне. Так что придется Роспатенту как государственному органу в таких редких ситуациях брать 6 ответственность на себя и руководствоваться принципом – «не навреди»4, предотвращая доступ к еще не разглашенной коммерческой тайне. Исходящие документы экспертизы заявки по существу и срок ее проведения Регламентом (п.24) установлено, что по результатам экспертизы заявки по существу заявителю должен быть направлен исходящий документ экспертизы (решение, уведомление или запрос). Исходящий документ экспертизы должен быть направлен заявителю не позднее 12 месяцев со дня направления уведомления об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу. К решениям относятся решения любого вида и, в первую очередь, решение о выдаче патента, решение об отказе в выдаче патента и решение о признании заявки отозванной (п.3 ст.1387 ч.4 ГК РФ). К уведомлениям относятся уведомления любого вида, в частности, уведомление о результатах проверки патентоспособности, уведомление о необходимости уплаты или доплаты пошлины, уведомление о невозможности преобразования заявки и т.п. К запросам относятся запросы любого вида, в частности, запрос дополнительных материалов, запрос отсутствующих или исправленных документов, запрос перевода на русский язык документов и т.п. К исходящим документам экспертизы может быть отнесено также уведомление о проведении информационного поиска, которое должно направляться вместе с отчетом о поиске, т.к. отчет об информационном поиске является промежуточным этапом экспертизы по существу, без 4 Согласно Инструкции (правило 93) к Конвенции о выдаче европейских патентов, президент Европейского патентного ведомства наделен правом осуществлять изъятие из сферы публичного ознакомления тех документов заявки, ознакомление с которыми не отвечает целям информации общественности о том, что касается заявки на европейский патент и европейского патента, выданного на основании заявки на европейский патент. 7 проведения которого изобретательского невозможно уровня осуществить изобретения. оценку Наличие в новизны отчете и об информационном поиске указаний релевантности заявленного изобретения по пунктам формулы в отношении выявленных в уровне техники источников информации, представляет собой один из формализованных видов оценки патентоспособности изобретения. Оценка новизны и изобретательского уровня Правила оценки новизны изложены в п. 24.5.2.(1) регламента. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения. Наряду с традиционными правилами осуществления проверки патентоспособности в целях выявления принципиально непатентоспособных изобретений (п. 4 ст. 1349 и п.5 ст. 1350 Кодекса) регламентом предусмотрена иная в сравнении с ранее применявшейся методика оценки новизны изобретения. Выделим основные положения этой методики. Проверка патентоспособности изобретения осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют. Если наряду с признаками, характерными для решений, которые не являются изобретениями, отличительные от прототипа признаки содержат один или несколько признаков, характерных и в совокупности с признаками, совпадающими с прототипом, выражающих изобретение как 8 техническое решение, считается, что формула изобретения, предложенная заявителем, содержит изобретение, в отношении которого должна быть проведена оценка соответствия его условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса. В случае если в результате проведенного информационного поиска будет выявлен более близкий аналог, в сравнении с которым все признаки, которыми отличается заявленное решение от этого прототипа, являются характерными для решений, которые, в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, не являются изобретениями, вновь анализируется вопрос отнесения заявленного решения к тем, которые не являются изобретениями. Введенная регламентом оценка новизны изобретений соответствуют практике многих патентных ведомств, когда при проверке новизны, а не только изобретательского уровня, не принимаются во внимание так называемые «нетехнические признаки»5. Аналогичным образом оценивается новизна изобретения в соответствии с правилом 47 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции: Изобретение не признается соответствующим условиям новизны, если в предшествующем уровне техники выявлены сведения об объекте, который имеет технические признаки, идентичные всем техническим признакам изобретения, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения. Оценка изобретательского уровня и ранее предусматривала аналогичную методику, с помощью которой отсеивались отличительные от прототипа «нетехнические признаки». В п. 24.5.2.(1) регламента указано, что проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте Материалы совместного семинара Роспатента и Федерального патентного суда Германии (Проект в рамках сотрудничества), Семинар 2 (24-26 июня 2002 г), Роспатент –ФИПС, М., 2003, стр.24-25. 5 9 признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению. В то же время в п. 24.5.2.(4) этого же регламента указано, что изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем. Таким образом оценка новизны в первом случае осуществляется по части признаков с учетом исключения из формулы заявителя признаков, характеризующих «иные решения», а во втором – по всем признакам, изложенным в формуле заявителя. Представляется, что данное противоречие в регламенте целесообразно устранить и привести обе оценки новизны к единообразию. Обратим внимание на то, что оценка патентоспособности должна осуществляться в отношении изобретения, относящегося к продукту или способу как процессу осуществления действий над материальным объектом и с помощью материальных средств. Из данного условия следует, что признаки заявленного объекта (продукт или способ) должны представлять собой признаки - характеристики продукта или способа, а не любые иные признаки, представленные как якобы характеризующие продукт или способ. Признаки - характеристики продукта или способа во взаимосвязи с техническим результатом рассматриваются как существенные признаки объекта изобретения. Всевозможные иные признаки, не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения, например, изображения товарных знаков на продукте и иная вербальная информация, песнопения при осуществлении способа выплавки стали и иные заклинания, и т.п. признаки как не являющиеся признаками - характеристиками, 10 имманентно6 присущими продукту (способу) как объектам изобретения, изначально не должны учитываться при оценке патентоспособности продукта или способа независимо от выбранного прототипа и того, являются ли они отличительными или нет. Очевидно, если все отличительные признаки не являются характеристиками, которые присущи продукту или способу, вывод о непатентоспособности будет сделан независимо от изложенных алгоритмов экспертизы, но если исходить из системного подхода к градации признаков объекта изобретения, не следует акцентировать внимание на возможность отсеивания при оценке новизны и изобретательского уровня только отличительных нетехнических признаков. Алгоритм оценки изобретательского уровня претерпел уточнения в связи с теми изменениями, которые коснулись оценки новизны, хотя сущность ранее применявшейся методики оценки изобретательского уровня сохранена. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение считается явным образом следующим из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста (п.24.5.3) регламента. При выявлении отличий между предшествующим уровнем техники и признаками из формулы изобретения вопрос состоит не в том, являются ли сами отличительные признаки очевидными, а в том, является ли очевидным заявленное изобретение в целом, т.е. является ли очевидным новая совокупность существенных признаков, определяющая данное изобретение. 6 Имманентное (от лат. Immanens) - пребывающее в чём-либо, свойственное чему-либо. 11 Под единой совокупностью существенных признаков должна пониматься такая их комбинация, которая обеспечивает функциональную взаимосвязь между всеми признаками, в результате которой проявляется в явном или неявном виде причинно-следственная связь между признаками и техническим результатом. В отношении каких заявок может применяться новая методика оценки новизны? Очевидно, что вопрос актуален только для тех заявок, которые поданы до введения в действие регламента и по которым экспертиза по существу еще не начата. Нормы материального права в отношении условий патентоспособности изобретения (новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость) в части 4 ГК РФ не изменены в сравнении с Патентным законом РФ. Регламент не может содержать иного, противоречащего кодексу, толкования данных норм. Иными словами, вывод о патентоспособности заявленного изобретения может быть основан только на нормах кодекса и дата введения регламента в действие не может и не должна влиять на оценку патентоспособности изобретения, и такая оценка не зависит от даты подачи заявки (до появления регламента или после него), что позволяет использовать правила регламента в отношении любых заявок независимо от даты их подачи. Применение иных методик оценки новизны изобретения, если при этом не искажается установленная кодексом норма материального права (условия патентоспособности), допустимо и не противоречит кодексу. Рассмотрим условный пример нового и старого алгоритмов оценки патентоспособности изобретения. Заявлена винтовка с формулой изобретения следующего содержания: «Винтовка, содержащая… отличающаяся тем, что имеет съемный штык с надписью «пуля - дура, штык- молодец». По новой методике экспертизы признак в виде надписи «пуля - дура, штык - молодец» будет отнесен к «иному решению, не считающемуся изобретением» уже при оценке новизны, но при этом в аргументации нужно 12 будет показать причины, по которым признак в виде надписи на штыке не принимается к рассмотрению при оценке новизны (анализируется сущностное содержание данного признака, характер задачи, характер результата, отсутствие влияния на технический результат и т.п.). Далее проводится оценка по изобретательскому уровню и информационный поиск только в отношении оставшейся совокупности конструктивных признаков и, при выявлении в уровне техники винтовки, имеющей съемный штык, выносится решение об отказе в выдаче патента на изобретение как не соответствующее условию патентоспособности - новизна. По старой методике экспертиза признает соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности – новизна, т.к. в уровне технике нет такой винтовки с заявленной совокупностью признаков, включающей надпись на штыке «пуля - дура, штык - молодец», но, найдя винтовку со съемным штыком откажет в выдаче патента на основании несоответствия изобретательскому уровню приведя те же основания, почему надпись на штыке не принимается во внимание как признак, определяющий патентоспособность винтовки. По большому счету заявителю без разницы, по какой методике ему откажут в выдаче патента: то ли отсекая нетехнические признаки при оценке новизны, то ли отсекая их при оценке изобретательского уровня. Оценка новизны только по техническим признакам применяется в немецком патентном ведомстве, и ее следует считать более удобной для экспертизы т.к. изначальный отказ по одному условию – новизна, уже формально не требует аргументировать несоответствие заявленного изобретения второму условию - изобретательский уровень, хотя вся та же полная мотивация в отношении отсеивания нетехнических признаков должна быть приведена в любом решении. И последний вопрос, на который хотелось бы получить однозначный ответ Роспатента - на какие заявки (поданные до даты введения регламента в действие или поданные после этой даты) будет распространяться принятый 13 регламент, особенно в той его части, которая касается изменения толкования единства изобретения и отказа от патентных формул на группу изобретений, включающих «применение»? В.Джермакян 16.03.2009.
