Пилотная Программа ускоренного патентного делопроизводства между

Пилотная Программа ускоренного патентного делопроизводства между
Федеральной службой по Интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации (Роспатентом) и Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO)
I. Предисловие.
Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) разработало Стратегический план 21-ого века для превращения USPTO в более квалифицированную,
высокопродуктивную, отвечающую современным требованиям организацию,
поддерживающую существующий спрос системы интеллектуальной собственности. Одним из специальных направлений Стратегического плана 21-ого века является участие в информационном поиске в сотрудничестве с другими ведомствами
по интеллектуальной собственности. Пользуясь информационным поиском в сотрудничестве с другими ведомствами по интеллектуальной собственности,
USPTO может сократить вдвое затрачиваемые усилия и уменьшить объем работы.
С июля 2006 года по январь 2008 год USPTO в сотрудничестве с Японским Патентным Ведомством учредило первую Пилотную программу ускоренного патентного делопроизводства (PPH). PPH действует по программе ускоренной экспертизы, проводимой в обоих Ведомствах, для того, чтобы заявитель мог получить одновременно патенты быстрее и рациональнее. РРН позволяет каждому Ведомству извлечь пользу из работы, проведенной предыдущим Ведомством, в отношении сокращения объема работ и улучшения качества патентования. USPTO и
Японское Патентное Ведомство начали полную реализацию РРН программы 4
января 2008 года.
USPTO запустили Пилотную программу РРН с Корейским Ведомством по интеллектуальной собственности 28 января 2008 года. Окончание Пилотной программы
РРН намечено на 28 января 2009 года, а полный запуск РРН программы состоится
29 января 2009 года.
USPTO запустило также отдельные Пилотные программы РРН с Ведомством по
интеллектуальной собственности Великобритании, Ведомством по интеллектуальной собственности Канады, Европейским патентным Ведомством, Ведомством
по патентам и товарным знакам Дании, Ведомством по интеллектуальной собственности Сингапура, Германским Ведомством по патентам и товарным знакам
и Патентным Ведомством Финляндии, основывающиеся на тех же самых условия,
как и РРН между USPTO и Японским Патентным ведомством.
Следуя этим партнерским соглашениям, USPTO и Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации
1
(Роспатент) договорились запустить Пилотную программу РРН, подобную Пилотным программам РРН, названным выше.
II. Пилотная программа ускоренного патентного делопроизводства.
РРН предоставляет возможность заявителю, формула изобретения которого соответствует требованиям патентоспособности в Ведомстве первой подачи (ВПП),
подать соответствующую заявку в Ведомство второй подачи (ВВП) и пройти экспертизу вне очереди, в то же время давая возможность ВВП использовать результаты поиска и экспертизы, сделанной в ВПП.
Если USPTO является ВПП по заявке США, формула которой соответствует требованиям патентоспособности, заявитель может подать запрос на ускоренную
экспертизу в Роспатенте для соответствующей заявки, поданной в Роспатент, как
в ВВП. Процедуры и требования для подачи заявки в Роспатент для участия в Пилотной программе РРН будет представлены с _______, на Web сайте Роспатента
по адресу: http://www.rupto.ru.
Если USPTO является ВВП и соответствующая заявка, поданная в Роспатент как в
ВПП, содержит формулу, которая соответствует требованиям патентоспособности, заявитель может подать ходатайство на участие в Пилотной программе РРН в
USPTO и ходатайствовать, чтобы рассматривать заявку США по процедуре РРН.
Следует отметить, что правила, относящиеся к ускоренной экспертизе, установленные МРЕР 708.02(а), не применяются в отношении ходатайства об участии в
РРН. Процедуры и требования для подачи заявки USPTO для участия в Пилотной
программе РРН будут указаны ниже.
А. Испытательный период Пилотной программы РРН.
Пилотная программа РРН начнется __________, будет проходить в течение одного года и завершится __________. Испытательный период может быть продлен на
1 год, если это необходимо для адекватной оценки осуществимости программы
РРН. USPTO и Роспатент далее будут обсуждать результаты Пилотной программы в отношении её необходимости и условий того, как программа должна будет
осуществляться в полном объеме после испытательного периода. Ведомства могут также завершить Пилотную программу РРН раньше, если количество заявок
превысит допустимый осуществимый уровень, или по иным причинам. Решение
будет опубликовано, если Пилотная программа РРН будет завершена ранее
____________.
B. Требования, предъявляемые к ходатайству о проведении ускоренной экспертизы в рамках Пилотной программы PPH в USPTO.
Для того, чтобы иметь возможность принять участие в Пилотной программе РРН,
необходимо соблюсти следующие условия:
2
(1) заявка США должна являться
(а) заявкой, поданной в соответствии с Парижской конвенцией и содержащей либо
(i) правомерное истребование приоритета в соответствии с 35 U.S.C. 119 (a) 37 и
CFR 1.55 по одной или более заявок, поданных в Роспатент, или
(ii) правомерное истребование приоритета в соответствии с 35 U.S.C. 119
(a)/365(а) по PCT заявке, в которой не содержится истребование приоритета
или
(b) заявкой, находящейся на национальной фазе (заявкой, которая перешла на
национальную фазу в США по заявке PCT в соответствии со статьей 35
U.S.C.371), причем заявка РСТ содержит
(i) правомерное истребование приоритета в соответствии с 35 U.S.C. 365 (с) по заявке, поданной в Роспатент, или
(ii) правомерное истребование приоритета в соответствии с 35 U.S.C. 365 (с) по
заявке PCT, в которой не содержится истребования приоритета, или
(iii) которая не содержит истребования приоритета,
или
(с) так называемая «обходная заявка» (bypass aplication), поданная в соответствии с 35 U.S.C. 111(a), в которой правомерно истребуется преимущество в соответствии с 35 U.S.C. 120 для заявки PCT, которая имеет
(i) правомерное истребование приоритета в соответствии с 35 U.S.C. 365 (с) по заявке, поданной в Роспатент, или
(ii)правомерное истребование приоритета в соответствии с 35 U.S.C. 365 (с) по заявке PCT, в которой не содержится истребование приоритета, или
(iii) которая не содержит истребование приоритета.
Примеры заявок США, которые подаются в соответствии с требованиями:
(1)(а)(i):
- заявка США, поданная в соответствии с Парижской конвенцией с одной датой
приоритета по заявке, поданной в Роспатент
3
RU заявка
Выдача
Истребование приоритета
Ходатайство РРН
US заявка
- заявка США, поданная в соответствии с Парижской конвенцией с множественной датой приоритета по заявкам, поданным в Роспатент
RU 1
Выдача
заявка
RU 2
заявка
Истребование приоритета
US заявка
Истребование приоритета
Ходатайство РРН
- Заявка США, поданная в соответствии с Парижской конвенцией с истребованием национального приоритета
4
RU 1
заявка
Истребование национального приоритета
Выдача
RU 2
заявка
Истребование приоритета
US заявка
Ходатайство РРН
- Заявка США, поданная в соответствии с Парижской конвенцией, и выделенная
заявка
RU заявка
Выдача
Истребование приоритета
US 1 заявка
Выделенная заявка
US 2 заявка
Ходатайство РРН
(1)(а)(ii):
- заявка США, поданная в соответствии с Парижской конвенцией, содержащая
правомерное истребование приоритета по заявке РСТ
5
RU DO заявка
Выдача
РСТ заявка
Истребование приоритета
US заявка
Ходатайство РРН
(1)(b)(i):
- заявка США, находящаяся на национальной фазе заявки РСТ, по которой в соответствии с Парижской конвенцией истребуется приортет российской заявки
RU заявка
Выдача
Истребование приоритета
US заявка
РСТ заявка
Ходатайство РРН
- заявка, поданная по процедуре РСТ, переведенная на национальную фазу
6
RU 1 заявка
Истребование приоритета
Выдача
RU DO заявка
РСТ заявка
US DO заявка
Ходатайство РРН
(1)(b)(ii):
- заявка США, находящаяся на национальной фазе заявки РСТ, по которой в соответствии с Парижской конвенцией истребуется приоритет другой заявки РСТ
RU DO заявка
РСТ заявка
Выдача
Истребование приоритета
US DO заявка
РСТ заявка
Ходатайство РРН
- прямая подача заявки по процедуре РСТ и заявка, поданная по процедуре РСТ
7
Без истребования приоритета
РСТ заявка
Истребование приоритета
RU DO заявка
Выдача
РСТ заявка
US DO заявка
Ходатайство РРН
(1)(b)(iii):
- заявка США, находящаяся на национальной фазе заявки РСТ без истребования
приоритета
Выдача
RU DO заявка
РСТ заявка
US DO заявка
Ходатайство РРН
(1)(с)(i):
- заявка США, поданная в соответствии с 111(а) как «обходная заявка» РСТ заявки, которая в соответствии с Парижской конвенцией истребует приоритет как
российская заявка
8
RU заявка
Выдача
Истребование приоритета
Правило
120
РСТ заявка
US заявка
Ходатайство РРН
(1)(с)(ii):
- заявка США, поданная в соответствии с 111(а) как «обходная заявка» РСТ заявки, которая в соответствии с Парижской конвенцией истребует приоритет как
другая РСТ заявка
RU DO заявка
Выдача
РСТ заявка
Истребование приоритета
Правило
120
РСТ заявка
US заявка
Ходатайство РРН
(1)(с)(iii):
- заявка США, поданная в соответствии с 111(а) как «обходная заявка» РСТ заявки, которая не содержит истребование приоритета
9
RU DO заявка
РСТ заявка
US заявка
Выдача
Ходатайство РРН
Правило
120
Российская заявка, формула которой определена как соответствующая требованиям патентоспособности, может не являться заявкой, по которой испрашивается
приоритет в отношении заявки США (основной заявкой). Российская заявка может являться производной от основной заявки, т.е. выделенной заявкой. Следует
отметить, что если российская заявка, содержащая патентоспособные пункты
формулы изобретения, не является той заявкой, по которой испрашивается приоритет в отношении заявки США, заявитель должен указать связь между российской заявкой, содержащей патентоспособные пункты формулы изобретения, и
приоритетной российской заявкой, на которую ссылается заявитель при подаче
заявки США (например, российская заявка Х, содержащая патентоспособные
пункты формулы изобретения, является выделенной заявкой от российской заявки
У, приоритет по которой испрашивается в американской заявке).
Предварительные заявки, заявки, включающие в качестве изобретения сорта растений, решения, касающиеся только внешнего вида изделий заявки на переизданный патент, процедура повторной экспертизы, а также заявки на изобретения, содержание сведения, составляющие государственную тайну, исключаются из объектов программы РРН.
(2) Российские заявки, содержащие по крайней мере один пункт формулы изобретения, которую Роспатент определил как патентоспособный. Заявитель должен
предоставить копию патентоспособной формулы из российской заявки (заявок)
вместе в её переводом на английский язык, если она не составлена на английском,
а также заявление о том, что английский перевод соответствует оригиналу. Если
Роспатент прямо не укажет на то, что конкретная формула является допустимой,
заявитель должен подать заявление в ходатайстве об участии в Пилотной программе РРН или в сопроводительном письме к ходатайству об участии в Пилотной программе РРН, что в отношении этого пункта формулы изобретения Роспатент не высказал каких-либо возражений, и, следовательно, формула предполагается допустимой.
10
(3) Все пункты формулы изобретения в каждой заявке США, в отношении которых было представлено ходатайство об участие в Пилотной программе РРН,
должны в достаточной степени соответствовать, или быть изменены для достаточной степени соответствия пунктам формулы изобретения, признанных патентоспособными в российской заявке (заявках). Пункты формулы изобретения будут считаться в достаточной степени соответствующими если, принимая во внимание различия при переводе и в требованиях к формату формулы, притязания
имеют идентичный или сходный объем. Заявитель также должен предоставить
таблицу соответствия пунктов формулы изобретения на английском языке. Эта
таблица должна показывать, как все пункты формулы изобретения в заявке США
соответствуют патентоспособным пунктам формулы изобретения в российской
заявке (заявках).
(4) Экспертиза заявки США, в отношении которой подано ходатайство об участии
в Пилотной программе РРН, не была начата.
(5) Заявитель должен подать ходатайство об участии в Пилотной программе РРН,
а также ходатайство о специальном рассмотрении заявки США в рамках Пилотной программы РРН. Образец формы заявления/ходатайства (PTO/SB/20RU) будет доступен на сайте USPTO ___ числа. Заявителям рекомендуется использовать
эти формы. Обязательной является также уплата пошлины за подачу ходатайства
в соответствии с 37 CFR 1.17(h) и 37 CFR 1.102(d).
(6) Заявитель также должен предоставить копии всех документов, отражающих
действия патентного ведомства (относящихся к патентоспособности), в отношении каждой российской заявки (заявок), содержащих патентоспособные пункты
формулы изобретения, являющиеся основой для ходатайства, вместе с их английским переводом и подтверждением того, что перевод соответствует оригиналу, в
случае, если данная документация велась не на английском языке. Также заявитель должен предоставить копии всех документов, отражающих действия патентного ведомства (относящихся к патентоспособности), в отношении российских
заявок, которые были получены после подачи ходатайства об участии в Пилотной
программе РРН в USPTO (в особенности, если Роспатент изменил первоначально
вынесенное решение о патентоспособности).
(7) Заявитель должен предоставить заявление о раскрытии информации (IDS), в
которой перечислены документы, на которые ссылались эксперты Роспатента (если такое IDS не было уже подано при подаче заявки США). Заявитель должен
предоставить копии всех документов, на которые ссылался Роспатент (если такие
копии не были поданы вместе с заявкой США), за исключением публикации патентов США или заявок на патент США).
Ходатайство об участии в Пилотной программе РРН, а также вся сопутствующая
документация должны быть предоставлены в USPTO при помощи EFS-Web, а
также должны содержать следующую отметку: «Petition to make speсial under
11
Patent Pros. Hwy.» Информация по EFS-Web доступна на сайте ______________.
Любые предварительные изменения и IDS, предоставленные вместе с документами РРН, должны быть отмечены отдельно как предварительные изменения и IDS.
В случае если ходатайство об участии в Пилотной программе РРН и особый статус были получены, заявитель будет об этом извещен, а заявка США получит право на внеочередное прохождение экспертизы. В тех случаях, когда ходатайство об
участии в Пилотной программе РРН не соответствует всем требованиям, указанным выше, заявитель также будет об этом извещен с указанием на существующие
недостатки в ходатайстве. Заявителю дается одна возможность исправить ходатайство при подаче нового ходатайства (которое также должно быть подано при
помощи EFS-Web и, как указано выше, соответствующим образом помечено).
Следует отметить, что работа эксперта над заявкой НЕ будет приостановлена
(37CFR 1.103) в ожидании нового ходатайства от заявителя с исправлениями в
новом заявлении об участии в Пилотной программе РРН. То есть если экспертиза
по заявке началась после того, как заявитель был проинформирован о недостатках
в ходатайстве, любое новое ходатайство будет отклонено. Если новое ходатайство
было исправлено и еще не начата экспертиза, ходатайство и особый статус будут
получены, заявителю будет выслано уведомление и заявка США получит право
на внеочередное проведение экспертизы. Если недостатки ходатайства не будут
исправлены, заявителю будет выслано уведомление и заявка будет ждать своей
очереди на прохождение экспертизы в общем порядке.
(8) Ходатайство об участии в Пилотной программе РРН и особый статус, полученный по основной (родовой) заявке, не будет переходить на продолжающую заявку. Заявитель должен выполнить все вышеуказанные требования для того, чтобы продолжающая заявка получила особый статус.
Если любые документы, указанные в пунктах (2), (6) и (7) уже были поданы вместе в заявке США до подачи ходатайства об участии в программе РРН, заявителю
не обязательно подавать их еще раз вместе с ходатайством. Заявителю разрешено
просто сослаться на эти документы и указать в ходатайстве об участии в программе РРН, что данные документы уже были поданы вместе с заявкой США.
С. Особая процедура проведения экспертизы
Как только ходатайство об участии в Пилотной программе РРН было получено и
заявке США был присвоен особый статус, экспертиза по заявке начнётся вне очереди, раньше, чем по всем остальным категориям заявок, за исключением тех, которые явно соответствуют условиям патентоспособности, тех, по которым установлены сроки, таких как ответ эксперта и тех, которые получили особый статус
в соответствии с «ускоренной проведения экспертизой».
Любые пункты формулы изобретения, изменённые или добавленные после подачи ходатайства об участии в программе РРН, должны в достаточной степени со12
ответствовать одному или нескольким патентоспособным пунктам формулы
изобретения в российской заявке (заявках). Заявитель также должен предоставить
таблицу соответствия пунктов формул вместе с изменениями (см. В.(3) выше).
Если изменённые или добавленные пункты патентной формулы не соответствуют
в достаточной степени патентоспособным пунктам патентной формулы в российской заявке (заявкам), изменения не будут внесены и будут рассматриваться в качестве неприемлемого ответа.
Программа РРН не освобождает заявителей от их обязанностей в соответствии с
37 CFR 1.56 и 37 CFR 11.18. При выполнении требований пунктов В.(6) и (7), указанных выше, будет считаться, что заявитель выполнил свои обязательства по
предоставлению в USPTO наиболее близкого аналога-прототипа, на который есть
ссылка в соответствующей иностранной заявке (см. MPEP, параграф 2001.06(а)).
Заявители должны выполнять требование добросовестности и честности, включая
предоставление USPTO иной известной им информации, являющейся важной при
определении патентоспособности.
13