Взаимодействие между патентом и правом селекционера

УПОВ
СAJ/45/3
Оригинал: английский
Дата: 22 марта 2002 г.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Сорок пятая сессия
Женева, 18 апреля 2002 г.
ОСОБЫЕ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЗАИМОСВЯЗИ
МЕЖДУ ПАТЕНТАМИ И ПРАВАМИ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ
документ подготовлен Бюро Союза
1. Общей целью прав селекционеров растений и патентов является обеспечение побудительных мотивов для развития новаторства и создания полезных изделий или процессов. Эти две различные формы прав интеллектуальной собственности (IPR) были разработаны для адресации различных секторов деятельности. Патентная система охватывает изобретения во всех сферах технологии, в то время как система УПОВ охраны сортов растений
была специально создана, чтобы охватить сорта растений. Следовательно, эти две разных
системы имеют, в большинстве случаев, различные предметы охраны. Тем не менее, цель
настоящего документа заключается в том, чтобы выявить случаи, когда имеет место взаимосвязь между этими двумя системами, исследовать спорные вопросы, которые возникают, и
обсудить меры, которые, возможно, придется предпринять для обеспечения взаимной поддержки систем в будущем.
2. Документ указывает на две различных ситуации. В части I рассматривается случай, когда предмет охраны один и тот же, а именно, сорт растения, но охрана доступна в
рамках различных систем. В части II рассматривается случай, когда предмет охраны различен, но имеет место перекрытие в предоставляемой охране.
I.
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ДЛЯ СОРТОВ РАСТЕНИЙ
3. На некоторых территориях охрана доступна для сортов, как в форме патентов, так
и правами селекционеров растений. В этих обстоятельствах селекционер может принять решение, какая форма наиболее подходящая для конкретного сорта, при осознании, что критерий и объем охраны до некоторой степени разнятся. Однако в этих случаях и в случаях, когда система УПОВ охраны сортов растений недоступна, могут существовать определенные
аспекты, при которых будет выгодна согласованность этих систем.
4. Как патентная система, так и система УПОВ обеспечивают побудительные мотивы для создания новых сортов растений. Так, в статье 6(1) Акта-1991 Конвенции УПОВ констатируется:
“(1) [Критерии] Сорт считается новым, если на дату подачи заявки на предоставление
права селекционера семенной или растительный материал этого сорта не продавался или не
передавался иным образом другим лицам селекционером или с его согласия для использования сорта:
“(i) на территории Договаривающейся стороны, в компетентный орган которой была
подана заявка, ранее чем за год до этой даты, и
“(ii) на территории иной, чем территория Договаривающейся стороны, в компетентный орган которой была подана заявка, ранее чем за четыре года или, в случае деревьев или
винограда, ранее чем за шесть лет до указанной даты.
Статья 27 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(Соглашение TRIPS) указывает, что одно из условий получения патента на охрану заключается в том, что изобретение должно быть «новым».
5. Период отсрочки, устанавливаемой Конвенцией УПОВ и, в частности, более продолжительный период отсрочки для подачи заявок на других территориях отражает проме-
2
жуток времени, принимаемый в рассмотрении для оценки новых сортов. Если к сортам растений применяется патентная система, очевидно, что она будет выгодна селекционерам растений, при условии что периоды отсрочки были бы теми же самыми, что устанавливаются в
статье 6(1) (i) и (ii) Конвенции УПОВ. Более короткий период отсрочки не только усложнил
бы работу селекционеров, но, что более важно, мог бы означать невозможность для них использования патентной охраны на практике.
6. Административному и Законодательному Комитету (далее
– Комитет) предлагается отметить выгоду для селекционеров растений, если период отсрочки для подачи заявок на патентную охрану
по сортам растений будет согласован с системой УПОВ.
II.
ПЕРЕКРЫТИЕ ОХРАНЫ
7. Основное назначение данного документа состоит в изучении обстоятельств, при
которых объем охраны, предлагаемой патентной системой и системой УПОВ перекрываются, несмотря на тот факт, что предмет охраны различен. В частности, рассматривается случай, когда, например, разработки генетической инженерии могут закончиться созданием
сорта растения, который будет охраняться как сорт растения правом селекционера растения,
но также будет содержать в себе элемент, охраняемый патентом. Спорные вопросы, возникающие при таком перекрытии охраны, образуются в результате различий в объеме охраны
и исключений, предоставляемых этими двумя системами. Эти различия и спорные вопросы
исследуются ниже:
Права, предоставляемые охраной
8. Права, предоставляемые системой УПОВ и патентной системой очень похожи, как
иллюстрируется в следующей итоговой таблице:
TRIPS
(Статья 28)
UPOV
(Акт 1991 – Статья 14)
“1. Патент предоставляет его владельцу следующие исключительные права:
(а) если предметом патента является изделие, - препятствовать третьим лицам
совершать без согласия владельца следующие действия:
изготавливать,
использовать,
“(1) [Действия в отношении семенного
материала]
(а) С учетом положений Статей 14 и 16
следующие действия в отношении семенного материала охраняемого сорта
требуют разрешения селекционера:
(i) производство или воспроизводство
(размножение),
(ii) доведение до кондиций для целей
размножения,
(iii) предложение к продаже,
(iv) продажа или введение в иной коммерческий оборот,
(v) вывоз,
(vi) ввоз
(vii) хранение для целей, перечисленных
выше в подпунктах с (i) по (vi).”
предлагать для продажи,
продавать, или
ввозить1
для этих целей упомянутое изделие;”
9. Можно видеть, что не существует существенных различий между правами, предоставляемыми этими двумя системами. Следовательно, действия, требующие разрешения сеЭто право, как и все другие права, предоставляемые в соответствии с настоящим Соглашением в отношении использования, продажи, ввоза или иного распределения товаров, регулируются положениями Статьи 6.
1
3
лекционера, будут также требовать разрешения владельца патента, и наоборот. Одним из
спорных вопросов для охраняемого сорта, содержащего запатентованный элемент(ы), может
быть то, что разрешение требуется как от селекционера, так и от владельца(ов) патента. Однако на практике, разрешение, по всей вероятности, будет контролироваться одним лицом
по каждому сорту.
Исключения из предоставляемых прав
10. В противоположность близкому соответствию между двумя системами в плане
предоставляемых прав существует фундаментальное различие в характере исключений к
предоставляемым правам. Это поясняется ниже:
Исключения из права селекционера
11. Статья 15(1) Акта-1991 Конвенции УПОВ устанавливает, что:
“(1) [Обязательные исключения] Право селекционера не распространяется на:
(i) действия, совершенные в личных некоммерческих целях;
(ii) действия, совершенные в экспериментальных целях, и
(iii) действия, совершенные в целях создания новых сортов, и, за исключением тех
случаев, когда применяются положения Статьи 14(5), на действия, указанные в Статье 14(1) –
(4), совершаемые с такими сортами.”
12. Исключения для целей выведения других сортов, содержащееся в Статье
15(1)(iii), - фундаментальная особенность системы УПОВ охраны сортов растений. Это исключение известно под названием «льгота селекционера». Оно признает, что реальный прогресс в селекции – который должен быть целью прав интеллектуальной собственности – полагается на доступ к самым последним достижениям и новым вариантам. Доступ необходим
ко всему селекционному материалу в форме современных сортов, а также к местным сортам
и диким видам, для достижения существенного прогресса, и возможен только в случае, если
охраняемые сорта будут доступны для селекции.
13. Льгота селекционера оптимизирует процесс усовершенствования сортов, обеспечивая, чтобы источники зародышевой плазмы оставались доступными всему сообществу
селекционеров. Однако она также помогает гарантировать, что генетический базис в деле
усовершенствования сортов оказывается широким и действенно сохранным, тем самым,
обеспечивая всеобъемлющий подход к селекции растений, который является устойчивым и
производительным в долгосрочной перспективе. Коротко говоря, она является существенным аспектом эффективности системы охраны сортов растений, которая предназначена для
поощрения процесса создания новых сортов растений к выгоде общества.
Исключения из прав, предоставляемых патентом
14. Статья 30 Соглашения TRIPS устанавливает, что:
“Страны-члены могут предусматривать ограниченные изъятия из исключительных прав,
предоставляемых патентом, при условии, что такие изъятия не вступают необоснованно в
противоречие с нормальным использованием патента и, с учетом законных интересов третьих
лиц, необоснованно не ущемляют законные интересы патентовладельцев.”
15. Открытые многосторонние договоры в сфере пользования патентами не предусматривают ту степень, до которой могут быть допущены ограниченные изъятия, касающиеся использования запатентованных изделий2. Поэтому необходимо обращаться к нациоСтатья 5ter Парижской Конвенции по охране промышленной собственности 1967 г. (Парижская Конвенция) предусматривает изъятия из исключительных прав, предоставляемых патентом, для опреде2
4
нальному или региональному патентному законодательству и соответствующей юриспруденции.
16. Некоторые законы устанавливают, что права, предоставляемые патентом, не распространяются на действия, предпринятые в научно-исследовательских или экспериментальных целях в отношении предмета запатентованного изобретения. Некоторые национальные системы проводят различие между опытным использованием в целях получения
дополнительных специальных знаний и использованием, направленным на получение разрешения для коммерциализации или других видов разрешений (напр., разрешение на коммерциализацию медикаментов для родов). Другие системы полагают, что использование
патента для целей селекции и оценки может не рассматриваться в качестве приемлемого
изъятия.
17. Национальные системы, обеспечивающие широкие льготы для научных исследований, потребуют, чтобы научные исследования и эксперименты были направлены на выработку информации, и в этих случаях могло быть запрещено только «коммерческое использование».3
Спорные вопросы, возникающие из-за недостатка в обеспечения льготы селекционера по
патенту
18. Из-за недостатка в обеспечении льготы селекционера в патентной системе возникают два спорных вопроса. Во-первых, это дисбаланс в отношении обязательства обеспечивать вознаграждение законному владельцу первоначального изделия (т.е. запатентованного
элемента или охраняемого сорта). Это адресуется путем введения положения о производных
сортах в Акте-1991 Конвенции УПОВ. Во-вторых, это риск, что льгота селекционера будет
сведена на нет из-за присутствия запатентованных элементов внутри сорта. Эти спорные
вопросы поясняются ниже:
Обеспечение баланса в получении вознаграждения признанными законными владельцами (по
существу производные сорта)
19. Дисбаланс между изъятиями по патентной системе и системе УПОВ был известен на момент разработки Акта-1991 Конвенции. В частности, признавалось, что в соответствии с льготой селекционера владелец патента на ген (Ген 1) был свободен ввести свой ген
в охраняемый сорт (Сорт А) с целью создания и охраны нового сорта (Сорт В) без обязательства обеспечения вознаграждения владельцу Сорта А. Однако, если бы владелец сорта
А пожелал бы ввести Ген 1 в свой сорт для производства нового Сорта С, он должен был бы
стремиться получить разрешение патентовладельца Гена 1, и, по всей вероятности, получил
бы разрешение на такое действие только в том случае, если патентовладелец был бы уверен,
что будет адекватно вознагражден.
20. Чтобы адресовать этот дисбаланс Акт-1991 Конвенции УПОВ ввел положение о
производных сортах. Сущность этого положения (см. Статью 14(5) Акта-1991 Конвенции
УПОВ) заключается в том, что объем прав селекционера на сорт расширяется на все сорта,
которые, по существу, получены из этого сорта. По существу производный сорт (“EDV”) это
такой сорт, который преимущественно происходит от исходного сорта и сохраняет основные признаки исходного сорта. Акт-1991 устанавливает в Статье 14(5)(с), что «по существу
производные сорта могут быть получены, например, … методом генной инженерии». Введение такого положения устанавливает больший баланс между патентной системой и системой УПОВ. Так, в приведенном выше примере, патентовладелец Гена 1 не смог бы исполь-
ленных случаев, обеспечивающих общественный интерес, чтобы сохранить свободу транспортировки.
Эти изъятия не имею прямого отношения к цели рассмотрения данного документа.
3
Последнее решение японского верховного суда в 1999 г. и немецкого конституционного суда в 2000
благоприятствуют осуществлению широкой льготы для научных исследований.
5
зовать свой новый Сорт В без разрешения владельца Сорта А, при условии что Сорт В являлся по существу производным сортом.
21. Констатируя, что концепция EDV устанавливает больший баланс между системами, важно отметить, что все еще существует значительное и важное отличие между положением EDV в системе УПОВ и правом, предоставляемым патентом. Положение EDV не
препятствует созданию нового Сорта В; оно только требует, чтобы для его использования
было получено разрешение от владельца Сорта А. Это означает, что существо льготы селекционера сохраняется, т.е. доступ в целях селекции сохранен. И если новый Сорт В будет
представлять собой значительное усовершенствование в сравнении с другими сортами,
весьма вероятно, что владелец сорта и владелец патента придут ко взаимовыгодному соглашению об использовании этого сорта.
22. В противоположность, патентная система, вероятно, требует, чтобы разрешение
владельца Гена 1 было получено до того, как начнется какая-либо селекционная работа. В
таких обстоятельствах владельцу сорта и владельцу патента гораздо труднее прийти к соглашению, поскольку ценность конечного сорта не может быть достоверно оценена.
23. Фундаментальное различие, которое существует между двумя системами, не всегда признается, и, в стремлении обеспечить балансировку, созданы такие механизмы, как
перекрестное принудительное лицензирование между владельцами патентов и владельцами
прав селекционеров. Однако перекрестные принудительные лицензии не будут в состоянии
разрешить проблему, пока не будет гарантировано, что патентная система допускает свободное создание новых сортов с момента использования – таким же образом, как это предусмотрено в Конвенции УПОВ.
24. Допуская создание новых сортов с момента коммерческого использования, Конвенция УПОВ сводит на нет необходимость в принудительном лицензировании для целей
иных, чем ограниченные причины, обусловленные общественными интересами, как предусмотрено в Статье 17(1) Акта-1991. Нет нужды вводить механизм принудительного лицензирования на основании содержания (в изобретении, заявленном во втором патенте) важного технического достижения, имеющего большое экономическое значение, как это предусмотрено в Соглашении TRIPS (Статья 31(1)(i)), потому что, если новый сорт будет удовлетворять такому условию, появился бы весьма сильный побудительный мотив для владельца
патента и владельца сорта прийти ко взаимовыгодному соглашению. Если же выгодное соглашение не может быть достигнуто, то маловероятно, что сорт мог бы в действительности
представлять важное техническое достижение, имеющее большое экономическое значение.
25. В заключение важно признать, что основной принцип льготы селекционера, который допускает создание новых сортов растений с использованием охраняемых сортов, не
затрагивается концепцией EDV, и что ее введение сохраняет доступ ко всем сортам в целях
селекции, при этом обеспечивая механизм гарантии справедливого вознаграждения селекционерам растений. По контрасту, патентная система не предоставляет специфического положения для свободного доступа к посевному материалу в целях создания новых сортов.
Сведение на нет льготы селекционера путем введения запатентованных элементов внутрь
сортов
26. Ситуация, описанная выше, относится к случаю, когда точкой отсчета являются
владелец патента на ген и владелец охраняемого сорта. Однако, очевидно, что возникает
другая ситуация, когда в наличии имеется охраняемый сорт с содержащимся в нем запатентованным элементом – скажем, геном, для цели дискуссии. Назначение патента состоит в
охране разработчика гена, и назначение права селекционера растения состоит в охране разработчика уникальной комбинации растительной зародышевой плазмы, формирующей сорт.
Однако при определенных обстоятельствах несоблюдение льготы селекционера в патентной
системе могло бы косвенным образом сдерживать осуществление льготы селекционера по
охраняемому сорту.
6
27. Если сорт (сорт Х) содержит запатентованный ген, селекционеру нужно оценить,
будет ли процесс выведения нового сорта (сорта Y) с использованием сорта Х в качестве
родителя нарушать патентное право на ген. Могут иметь место разные случаи:
Случай 1: Действие по использованию сорта Х, содержащего запатентованный ген,
состоит в скрещивании с другим сортом и нарушает патент. В этом случае больше не
существует льготы селекционера в отношении доступности сорта Х, т.к. он не может
использоваться в целях выведения других сортов без разрешения патентовладельца.
Случай 2: Действие по использованию сорта Х в селекционной программе не нарушает патента, но испытание и оценка сорта Y нарушает патент. В этом случае больше не существует льготы селекционера в отношении доступности сорта Х, т.к. он не
может использоваться в целях выведения других сортов без разрешения патентовладельца.
Случай 3: Действие по использованию сорта Х в селекционной программе не нарушает патента, но испытание и оценка сорта Y нарушает патент. Однако до испытания и оценки сорта Y запатентованный ген был удален. В этом случае льгота селекционера утрачена не полностью, но, на практике, ей воспрепятствовали.
28. Очевидно, что, хотя целью патента на сорт Х являлась только охрана гена, он, в
действительности, предоставил охрану на сорт Х и в результате свел на нет льготу селекционера.
29. Быстрый прогресс в развитии генной инженерии вызывает протест потому, что в
ближайшем будущем все большее число сортов растений будут содержать запатентованные
элементы. Практическим следствием такого развития будет утрата льготы селекционера,
которая является существенным принципом системы УПОВ по охране сортов растений.
30. Истолкование Статьи 30 таким способом, который обеспечивает осуществление
льготы селекционера, находится в соответствии с целями Соглашения TRIPS, которое устанавливает, что (Статья 7) «Охрана и обеспечение прав интеллектуальной собственности
должны способствовать техническому прогрессу, передаче и распространению технологии
к взаимной выгоде производителей и пользователей технических знаний, содействуя социально-экономическому благосостоянию и достижению баланса прав и обязательств» (выделение Бюро). Сверх того, принципы, содержащиеся в Соглашении TRIPS, включают в себя
положение (Статья 8(2)), что «Надлежащие меры при условии, что они соответствуют положениям настоящего Соглашения, могут быть необходимы для предотвращения злоупотребления правами интеллектуальной собственности со стороны правообладателей или обращения к практике, которая ограничивает неоправданным образом торговлю или оказывает неблагоприятное влияние на международную передачу технологии» (выделение Бюро).
32. В заключении Комитету предлагается отметить:
(а) что положение EDV в Конвенции УПОВ вводит механизм вознаграждения селекционерам растений и, в отличие от патентной системы, не
сдерживает процесс создания новых сортов;
(б) потенциальный изъян перекрестного принудительного лицензирования как средства адресации недостатка льготы селекционера в патентной
системе;
(в) последствия для прогресса селекции, если льгота селекционера будет сведена на нет вследствие присутствия запатентованных элементов в
сортах растений, и;
(г) обсудить, какие меры могут быть предприняты для снижения
риска в отношении льготы селекционера.
[Конец документа]