Рекомендации - Объединение производителей
advertisement
1 Рекомендации по обращению с конструкторской, технологической, эксплуатационной и ремонтной документацией, по её актуализации и коммерциализации Содержание стр. 1 2 3 4 5 6 Введение Роль технической документации в процессе коммерциализации созданных технологий и объектов техники и в решении задач инновационного развития Правовые основы охраны технической документации как объекта интеллектуальной собственности Права предприятия – обладателя технической документации, являющейся секретом производства ( ноухау). Мероприятия по обеспечению правовой охраны технической документации в процессе её создания. Коммерческое использование технической документации и контроль за её обращением при проведении технологических, эксплуатационных и ремонтных работ Типовая форма соглашения по передаче деловым партнёрам технической документации, охраняемой как секрет производства, без получения патента. 2 3 6 8 9 12 16 2 Введение Настоящая работа посвящена одному из очень важных вопросов организации и управления инновационной деятельностью в системе железнодорожного транспортного машиностроения - правовым основам использования и передачи создаваемой технической документации. При этом, в первую очередь, имеется в виду техническая документация, которую можно использовать в коммерческих целях, а именно, конструкторская и технологическая документация, чертежи, параметры и условия технологических процессов, протоколы испытаний, разного рода инструкции и другие рабочие материалы. Цель работы заключается в том, чтобы показать условия и возможности коммерческого использования созданной на предприятиях технической документации , необходимость обеспечения её правовой охраны, а также предложить методические и организационные подходы по осуществлению такой охраны. В работе рассмотрены формы правовой охраны технической документации, особенности передачи технической и технологической документации коммерческим партнерам, а также меры, исключающие нежелательную утечку и раскрытие информации, содержащейся в технической документации. Рассмотрены особенности купли - продажи технической документации на основе лицензионных соглашений. Приведены примеры типовых договоров по передаче бизнес - партнерам коммерческой технологической документации и информации. Работа направлена на обеспечение защиты прав и интересов организаций - членов НП ОПЖТ, вовлечённых в процесс создания и использования новой техники. Как известно, в качестве объектов коммерциализации на рынке научно-технической продукции могут выступать как исключительные права на техническую документации, так и конкретные материальные объекты техники, созданные на её основе. В работе приведены правовые нормы, которые могут быть использованы для решения возникающих спорных вопросов и конфликтных ситуаций, связанных с использованием технической документации на всех этапах создания новой техники, начиная от получения результатов научных исследований и до превращения их в рыночный товар. Предлагаемые материалы могут быть использованы при осуществлении инновационной деятельности предприятиями машиностроительной и железнодорожной отраслей, в первую очередь предприятиями, входящими в состав некоммерческого партнерства НП ОПЖТ. Использование данных рекомендаций по обеспечению правовой охраны всех создаваемых на предприятии результатов научно-технической и производственной деятельности, включая техническую документацию, будет способствовать повышению конкурентоспособности предприятий 3 на рынке железнодорожных транспортных услуг, повышению их инвестиционной привлекательности, а также сможет обеспечить защиту принадлежащих предприятию результатов интеллектуальной деятельности от их несанкционированного использования третьими лицами. 1. Роль технической документации в процессе коммерциализации созданных технологий и объектов техники и в решении задач инновационного развития. Задачи модернизации и создания инновационной техники, стоящие в настоящее время перед предприятиями транспортного машиностроения, решаются, как правило, на основе использования научнотехнического потенциала предприятия, с учётом сложившейся структуры перевозочной деятельности и перспектив развития рынка транспортных услуг. Взаимодействие участников рынка железнодорожных перевозок и предприятий транспортного машиностроения связано с научнотехнической и производственной деятельностью предприятий, осуществляющих изготовление и ремонт железнодорожного подвижного состава, его составных частей, технических устройств и компонентов инфраструктуры. Эта деятельность сопровождается продажей технической продукции и передачей прав на использование созданных разработок. Права, вытекающие из патентом и права на использование разработанной технической документации передаются для изготовления новой техники, отработки производственной технологии, для изготовления опытных образцов и выпуска серийной продукции. Однако этот, казалось бы, обычный и достаточно простой процесс очень часто сопровождается множеством проблем, касающихся определения прав на результаты интеллектуальной деятельности. Причем наибольшие сложности возникают при передаче прав на техническую документацию. В то же время, из всех результатов интеллектуальной деятельности именно техническая документация и информация представляет наибольшую коммерческую ценность и нуждается в правовой охране. Практика торговли объектами техники и научно-техническими достижениями свидетельствует о том, что, что воспроизвести новую технологию по патентным описаниям, опубликованной информации, выставочным образцам практически невозможно. Даже при наличии легально приобретённого патента, практическая реализация или применение разработанного и описанного в нём технического решения без чертежей и другой конструкторской и технологической документации вызывает очень большие трудности. Конечно, в настоящее время 4 теоретически возможно воссоздать любой объект техники, используя приёмы и методы обратного проектирования, и получить всю необходимую техническую документацию для производства технического устройства по имеющемуся готовому образцу изделия. Однако необходимые на воссоздание технической документации затраты времени и средств настолько значительны, что делают этот процесс в большинстве случаев экономически невыгодным, поскольку необходимые работы по стоимости сопоставимы с ценой лицензии на производство новой техники. Кроме того, для сложной высокотехнологичной техники, воспроизведение по образцу в промышленном масштабе в абсолютном большинстве случаев невозможно без знания секретов производства (ноухау), которые сохраняются в тайне и в патентных описаниях не раскрываются. За очень редким исключением, обычно гораздо выгоднее приобрести лицензию на имеющийся патент с прилагающейся к ней технической документацией на производство описанного в нём устройства, чем проводить его разработку заново. Таким образом, совершенно ясно, что для предприятия, осуществляющего производство новой техники, техническая документация представляет не меньшую, а иногда и большую ценность, чем собственно патент или иной охранный документ на изобретение, полезную модель, промышленный образец, программный продукт. Такая техническая документация, как, например, чертежи и конструкторская документация, параметры технологических процессов, данные об условиях осуществления различных операций и способов, компоненты и состав различных присадок и смесей, всегда являлась и является важнейшей частью лицензионных договоров и соглашений и основной причиной приобретения лицензий на производство новой техники. Поскольку такая информация патентным правом не охраняется и считается непатентоспособной, единственным известным в настоящее время способом её защиты является ограничение доступа к ней для неопределенного круга лиц. Однако, если о необходимости правовой охраны созданных разработок и оформлении исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, программный продукт знают практически все специалисты научно-технической сферы, то о правовой охране технической документации и необходимости ограничения доступа к ней, мало кому известно. Рассмотрим несколько типичных случаев, показывающих, к чему приводит практика пренебрежения правовой охраной технической документации. Предприятие – разработчик, владеющее патентом на объект созданной новой техники, заключает договор с предприятиемпроизводителем на производство этого объекта. В договоре указывается на предоставление патента на условиях лицензии, однако о передаче 5 технической документации ничего не говорится. Этот момент считается обычной общепринятой практикой. С предприятием - производителем взаимодействует дилерская фирма, обеспечивающая распространение продукции на рынке. Бизнес идёт весьма успешно, объем производства увеличивается. Поставляемое на рынок изделие не отличается особой сложностью и не требует для изготовления создания специализированного высокотехнологичного производства, поэтому у дилера возникает идея организовать такое производство собственными силами и выйти на рынок самостоятельно. В результате прибыли предприятия – разработчика и предприятия – производителя существенно падают, а бизнес предприятия-дилера процветает, хотя он основан на незаконном приобретении, а проще говоря, на воровстве технической документации. Однако предъявлять претензии по поводу незаконного использования технической документации предприятие-производитель не может, поскольку никаких прав на эту документацию у него тоже нет. Единственная возможность решения конфликта в правовом поле судебное разбирательство по поводу нарушения патентных прав предприятия-разработчика. Эта процедура требует больших финансовых затрат, длится достаточно долго, но, в силу разных обстоятельств, не всегда заканчивается успешно. В то же время, наличие должным образом оформленных прав на техническую документацию позволило бы сразу прекратить её использование и привлечь виновных за незаконное распространение технической документации и информации к ответственности, вплоть до уголовной. Другой пример связан с конфликтом интересов нескольких предприятий-производителей, которые при отсутствии действующего патента и каких-либо прав на техническую документацию пытаются определить её «законного» владельца, в том числе владельца чертежей на изготовление таких, казалось бы, давно известных конструкционных элементов как вагонные рамы. Однако права на эти чертежи никогда не оформлялись и правовая основа для решения спора отсутствует. В то же время условия свободного рынка производителей железнодорожной техники заставляют использовать самые различные средства для конкурентной борьбы. Можно только надеяться, что стороны придут к соглашению добровольно. Ещё один типичный случай связан с созданием и разработкой сложного инновационного объекта техники - нового локомотива. Предприятие - разработчик запатентовало новое конструктивное решение объекта в целом, а также ряд его важнейших узлов и блоков. Испытание опытного образца показало существенное улучшение основных технических характеристик и параметров. Ряд крупных компаний заявили о своём желании начать переговоры о закупках созданного локомотива. На это предложение тут же откликнулась фирма, которой была поручена подготовка технической документации на его производство. Заключая договор на разработку полного комплекта конструкторской, 6 технологической, эксплуатационной, ремонтной документации, заказчик, твердо усвоив правило о том, что чертежи патентами не охраняются, даже не подумал о необходимости обеспечения какой-либо иной правовой охраны в отношении всей создаваемой технической документации. Проектно-конструкторская фирма посчитала все созданные документы своей собственностью и предложила её покупателям. Конфликт был вовремя ликвидирован, однако он ярко свидетельствует о том, что техническая документация имеет очень большую коммерческую ценность и нуждается в серьезной правовой охране. Причиной возникновения описанных выше ситуаций в подавляющем большинстве случаев является пренебрежение вопросами правовой охраны всех создаваемых результатов, недостаточный опыт использования процедур патентования и охраны секретов производства, неготовность к конкурентным взаимоотношениям между производителями новой техники и хозяйствующими субъектами, но главное – отсутствие какихлибо документов, подтверждающих права предприятий на разработанную ими техническую документацию. Главный вывод из приведённых примеров заключается в том, что такие результаты интеллектуальной деятельности как конструкторская документация, схемы, чертежи, расчеты, методики, технологические инструкции и другие технические данные, требуют для своего создания больших финансовых средств и времени и могут представлять определённый интерес для предприятий, занятых в той же сфере деятельности. Такие результаты интеллектуальной деятельности, а точнее, права на них, безусловно, могут являться объектами коммерциализации, а значит, нуждаются в правовой охране и определении лица, которое будет выполнять в отношении них функции правообладателя. 2. Правовые основы охраны технической документации как объекта интеллектуальной собственности. Развитие рынка технологий, проведение многочисленных совместных работ и исследований в научно- технической сфере, развивающееся международное сотрудничество – все эти процессы требуют повышенного внимания к правовой охране результатов работ, поскольку, в большинстве случаев, результаты проведённых исследований содержат множество объектов, представляющих коммерческий интерес. Право на результаты работ обеспечивает их обладателю , во-первых, возможность их дальнейшего использования в собственной научноисследовательской или производственной деятельности, для выполнения работ, оказания услуг. Заметим, что в условиях конкурсной системы закупок результатов НИОКР, это даёт обладателю исключительных прав определённые преимущества при конкурсном отборе претендентов. Кроме 7 того, право на результаты работ обеспечивает их обладателю возможность коммерческого использования этих результатов посредством предоставления лицензий, или полного отчуждения исключительных прав. Наличие правовой охраны является главным условием легитимного (законного) использования результатов научно-технической деятельности на рынке новой техники. Поэтому правовая охрана всех результатов НИОКР должна являться обязательным элементом научнотехнической политики предприятия и главным условием их использования для целей модернизации, инновационного развития и коммерциализации. В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ) обеспечение правовой охраны технических решений возможно на основе патентования, т.е. оформления исключительных прав в виде патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или же на основе беспатентной формы охраны, путём придания полученным результатам статуса секретов производства (ноу-хау). Понятия секрета производства и ноу-хау являются равноценными. Согласно статье 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны . Практически вся техническая документация может рассматриваться как ноу-хау, если она удовлетворяет перечисленным выше требованиям, а именно - неизвестности её третьим лицам, отсутствия к этой информации свободного доступа и наличия у неё коммерческой ценности. Сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере имеют реальную или потенциальную коммерческую ценность, если из них можно извлечь экономическую выгоду, либо получить преимущество в конкуренции перед теми, кто ею не располагает, либо получить доступ к знаниям, опыту, теоретическим обоснованиям, которые будут использованы при проведении дальнейших работ. Техническая документация содержит информацию о конструктивных особенностях объекта техники, о технологии его изготовления, даёт возможность его создания и в силу этого имеет действительную коммерческую ценность. Кроме того, она имеет потенциальную ценность как возможный объект коммерциализации. Наличие в договоре, в рамках которого получена техническая документация, требования о конфиденциальности, свидетельствует об отсутствии свободного доступа к созданной технической документации. 8 Таким образом, неизвестность созданной технической документации третьим лицам может быть обеспечена условиями договора, на основе которого она разработана. Обеспечение режима конфиденциальности информации о результатах НИОКР осуществляется на основе мероприятий по защите коммерческой тайны. Согласно Федеральному закону «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 г. №98-ФЗ, коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг, увеличить доходы или получить иную коммерческую выгоду. Перечень видов информации, составляющей коммерческую тайну в научно-технической сфере, и состав такой информации законом не ограничивается. В каждом конкретном случае обладатель тех или иных сведений может отнести их к коммерческой тайне, исходя из коммерческих и иных хозяйственных интересов. Решение об охране созданной технической документации в режиме коммерческой тайны и придания ей статуса ноу-хау принимает руководитель предприятия, которое является разработчиком новой или модернизируемой техники, и осуществляет разработку технической документации. Он должен обеспечить необходимые для этого организационные мероприятия. Техническая документация, получившая статус секрета производства (ноу-хау), согласно ст.1225 ГК РФ относится к объектам интеллектуальной собственности и охраняется в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности, наравне с такими объектами как изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем. Таким образом, практически вся создаваемая на предприятии техническая документация может быть оформлена как интеллектуальная собственность. 3. Права предприятия – обладателя технической документации, являющейся секретом производства ( ноу-хау). Согласно ГК РФ, если секрет производства (ноу-хау) получен при выполнении договора подряда или договора на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, исключительное право на такое ноу-хау принадлежит исполнителю работ, если соответствующим договором не предусмотрено иное. Обладателю ноу-хау принадлежит исключительное право использования его любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных 9 решений. Обладатель ноу-хау может распоряжаться указанным исключительным правом. Предприятие – обладатель технической документации, оформленной в виде ноу-хау, получает все права на её использование как для собственных нужд, так и в коммерческих целях. Права обладателя технической документации возникают с момента установления в отношении неё режима коммерческой тайны и действуют до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность этих сведений. В соответствии со статьей 1465 ГК РФ с момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается. По сравнению с патентной формой охраны, охрана результатов интеллектуальной деятельности в виде секрета – производства (ноу-хау) не требует официальной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Однако обладатель секрета производства (ноу-хау) должен обеспечить в отношении принадлежащего ему объекта исключительного права режим коммерческой тайны. Соответственно обладатель прав на техническую документацию должен принимать меры по сохранению её конфиденциальности. Исключительное право на секрет производства (ноу-хау), созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный секрет производства), по закону принадлежит работодателю. Поэтому все права на техническую документацию принадлежат предприятию, в котором она разработана. Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007», права на секреты производства (ноу-хау) могут быть включены в состав нематериальных активов предприятия наравне с другими объектами интеллектуальных прав. Таким образом, вся техническая документация и информация о существе имеющихся на предприятии разработок может иметь правовую охрану, если она охраняется в режиме коммерческой тайны. Такая техническая документация должна передаваться заинтересованной стороне только на основе лицензионного соглашения как объект интеллектуальной собственности – ноу-хау. Следует ещё раз отметить, что беспатентная форма правовой охраны технической документации требует соблюдения конфиденциальности и проведения для этого соответствующих мероприятий. 4. Мероприятия по обеспечению правовой охраны технической документации в процессе её создания . Техническая документация представляет собой неотъемлемую часть процесса создания и промышленного освоения объектов техники. В то же 10 время техническая документация сама является результатом интеллектуальной деятельности и возникает при выполнении НИОКР и их промышленном освоении. Поэтому процедура оформления правой охраны технической документации в виде ноу-хау в целом аналогична осуществлению правовой охраны других результатов интеллектуальной деятельности. Как известно, под технической документацией понимается набор документов, используемых при проектировании, конструировании, создании, изготовлении и использовании или эксплуатации каких-либо технических объектов. Гост 2.102-68 «Единая система конструкторской документации ЕСКД» определяет виды и комплектность конструкторских документов для самых различных видов изделий и объектов техники. Перечень технической документации, необходимой и достаточной для непосредственного использования при производстве продукции содержится в Р 50-605-80-93. К технической документации могут быть отнесены также любые материалы и документы, касающиеся разработки, проектирования, создания, использования или ремонта объекта техники или определяющие технологический цикл производства или ремонта. Очень часто именно эти документы могут иметь наибольшую коммерческую ценность. Техническая документация создаётся на каждом этапе процесса разработки и внедрения новой техники. На ранних стадиях разработки - в виде отчётов о проведённых исследованиях, проектов и планов дальнейших исследований, отчётов о патентных исследованиях, экономических расчетов целесообразности разработки продукции, проектов, макетов и результатов их испытаний. На стадии ОКР техническая документация в большей степени связана с процессами конструирования, с созданием новых конструкторских решений, разработкой программных продуктов, опытных образцов, экспериментальной отработкой наилучших вариантов и протоколами испытаний. На этой стадии техническая документация обычно представлена в виде схем, чертежей, рабочей конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, т.е. в классическом, общепринятом виде. На стадии изготовления промышленного образца и промышленного производства новой техники основной объем технической документации составляют документы технологического характера, связанные с освоением новой техники, подготовкой производства. Одновременно с подготовкой документации для промышленного производства ведётся разработка ремонтной документации. Таким образом , на всех стадиях разработки и создания новой техники имеет место создание технической документации. При этом , при определении возможных объектов правовой охраны создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, помимо конструкторской и технологической документации в её традиционном, классическом виде, 11 следует обращать внимание на такие документы как технические паспорта, карты технического уровня и качества продукции, акты и протоколы испытаний, сведения о составе и свойствах используемых конструкционных материалов, спецификации, различные предписания и инструкции, методики, технические руководства по монтажу, эксплуатации и ремонту, рабочие чертежи, кальки, монтажные схемы, фотографии, отчёты о патентных исследованиях. Решение о необходимости правовой охраны созданных разработок, и об охране полученной информации и технической документации в виде ноу-хау принимает руководитель предприятия, исходя их коммерческих, хозяйственных или конъюнктурных интересов. Для обеспечения правовой охраны технической документации необходимо оформить заявку на её регистрацию в виде ноу-хау. Заявка на регистрацию ноу-хау оформляется аналогично оформлению заявок на другие объекты интеллектуальных прав в соответствии с принятым и утвержденным в организации порядком оформления заявки на выдачу охранного документа и заявки на ноу-хау в отношении результатов интеллектуальной деятельности. Комплект документов заявки на регистрацию ноу-хау, как правило, включает уведомление о создании результатов интеллектуальной деятельности и их описание. В уведомлении обычно приводятся сведения о факте создания результата интеллектуальной деятельности, об его авторах и о возможностях его использования, в том числе в сторонних организациях. В описание должна раскрываться сущность предложения. При подаче заявки на ноу-хау на технические решения, отраженные в конструкторской и/или технологической документации (схемы, чертежи, технологические карты), описание ноу-хау включает перечень этих документов с приложением кратких пояснений по их назначению и коммерческой ценности. Сама научно-техническая документация хранится в подразделении организации, выполняющей работы по договору, т.е. там, где она была создана, и к описанию не прилагается. Патентная служба или иное подразделение организации, уполномоченное на оформление заявок на выдачу охранного документа в отношении результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии с установленным в организации порядком готовит предложения для их рассмотрения руководством предприятия. В случае положительного решения в организации готовится приказ об отнесении созданного результата интеллектуальной деятельности к категории ноу-хау и к охране его в режиме коммерческой тайны. Приказом о регистрации ноухау подтверждается факт создания ноу-хау, существо ноу-хау и объем информации, охрана которой должна осуществляться в режиме коммерческой тайны. Формируется комплект документов, удостоверяющий права организации на ноу-хау, содержащий уведомление о создании ноу-хау, приказ о регистрации ноу-хау и 12 описание данного ноу-хау с проставленным грифом «Коммерческая тайна». Сама техническая документация, отнесённая к категории ноу-хау, (схемы, чертежи, отчёты, инструкции) к описанию не прилагается. Сформированный пакет документов на ноу-хау удостоверяет интеллектуальные права организации на созданную техническую документацию и выполняет функции охранного документа на объект интеллектуальной собственности. Ответственное хранение данного комплекта документов в организации обеспечивает, как правило, патентная служба. На основании этого комплекта документов о ноу-хау патентная служба осуществляет регистрацию данной технической документации в качестве объекта интеллектуальной собственности. Предприятие получает основание для включения ноу-хау в состав нематериальных активов, а также возможность осуществления легальных коммерческих операций с технической документацией. Регистрация технической документации в виде ноу-хау придаёт ей статус интеллектуальной собственности и обеспечивает возможность её легального оборота на рынке технической продукции. Работа с технической документацией, зарегистрированной в виде ноу-хау, с материалами, содержащими информацию по данному ноу-хау, доступ сотрудников к этим материалам и документам, ведение делопроизводства по этим материалам, в том числе и в патентной службе, организуется в соответствии с требованиями нормативных документов организации о порядке обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 2004 г. №98-ФЗ « О коммерческой тайне», приказом руководителя организации должен быть определён и утверждён перечень информации, составляющей коммерческую тайну, в том числе включающий ноу-хау, порядок отнесения сведений к категории коммерческую тайны, а также порядок обращения этих сведений в организации. Все указанные основополагающие документы по обеспечению режима коммерческой тайны имеются практически в любой организации. 5. Коммерческое использование технической документации и контроль за её обращением при проведении технологических, эксплуатационных и ремонтных работ. 1. Техническая документация создается на любой стадии процесса создания новой техники и технологии - на стадии разработки, внедрения, эксплуатации, обслуживания и ремонта. При этом практически все виды технической документации - и конструкторская, и технологическая документация, схемы, чертежи, расчеты, методики, 13 технологические инструкции и другие технические данные, требуют для своего создания больших финансовых средств и времени и, только даже в силу этого, могут обладать достаточно большой коммерческой ценностью. Именно поэтому техническая документация является важнейшей частью всех торговых коммерческих сделок по передаче научнотехнических достижений и прав на их промышленное или коммерческое использование. 2. Действующее законодательство позволяет придать практически всей создаваемой на предприятии технической документации статус интеллектуальной собственности, если охранять её в режиме коммерческой тайны. 3. Поэтому вся создаваемая на предприятии техническая документация должна тщательно анализироваться и оцениваться с точки зрения её значимости для производства новой техники и коммерческой реализации и сохраняться в тайне от конкурирующих фирм, предприятий и отдельных граждан, если это будет признано целесообразным. 4.Коммерческое использование технической документации как секрета производства ( ноу-хау), и её передача заинтересованной стороне должна осуществляться наравне с другими охраняемыми объектами интеллектуальной собственности, только на основе лицензионного соглашения. При этом техническая документация может передаваться как самостоятельно, на основе беспатентного лицензионного соглашения, так и в качестве дополнения, взаимосвязанного с основным , запатентованным объектом договора –изобретением , промышленным образцом, полезной моделью. Передача технической документации для производства продукции по лицензии в рамках лицензионного соглашения или договора на производство новой техники, в которой использованы изобретения, защищённые патентами, хорошо известна и широко используется в коммерческих операциях. Беспатентное лицензионное соглашение обычно связано с передачей технической документации в целях проведения ремонтных работ, технологического и эксплуатационного обслуживания, при разработке актуализированной технической документации на уже известный и ранее используемый объект техники. Кроме того, достаточно часто встречаются случаи, когда лицензиар по тем или иным причинам просто не пожелал получить патент на основной, передаваемый объект техники. В любом случае, в лицензионном соглашении техническая документация должна быть конкретизирована, её цена должна быть определена отдельно от других предметов договора и должен быть установлен режим её использования лицензиатом. В приложении к договору должен быть приведён полный перечень технической документации, передаваемой по договору. Пример беспатентного 14 лицензионного соглашения на передачу технической документации приведён в разделе 6 настоящих рекомендаций. 5. Технико-экономическая и коммерческая ценность технической документации теряется, если она становится доступна третьим лицам. Учитывая, что права обладателя технической документации прекращаются с момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений, руководитель организации должен обеспечить охрану конфиденциальности технической документации в процессе её хранения, использования на предприятии для собственных нужд и коммерческого оборота. Применение этих принципов на практике означает, что руководитель предприятия должен требовать соблюдения конфиденциальности как от лиц, с которыми он заключает лицензионные соглашения и договора об использовании разработанной технической документации, так и от сотрудников собственного предприятия. В текст выполняемых контрактов и договоров на создание, передачу и использование научно-технической продукции, оказание научных, научно-технических, инженерно-консультационных и иных услуг необходимо включать обязательства сторон по соблюдению режима конфиденциальности для используемой сторонами технической документации. При этом следует предусмотреть ответственность участников договоров и контрактов и соглашений за ущерб, причиненный другой стороне разглашением конфиденциальной технической документации. Так, например, можно рекомендовать включение в текст договора на проведение ремонтных работ, технического, технологического или эксплуатационного обслуживания объекта техники следующих требований: «Обязательства сторон по использованию передаваемой технической документации 1. Заказчик принимает надлежащие меры охраны в сфере своих полномочий конфиденциальности технической документации, являющейся предметом настоящего Соглашения . .2. Исполнитель обязуется принять надлежащие меры охраны конфиденциальности передаваемой ему Заказчиком технической документации в рамках своего предприятия: приказом руководителя предприятия установить порядок обращения с документами, перечисленными в настоящем Соглашении, как со сведениями, составляющими коммерческую тайну; в трудовых договорах, заключаемых Исполнителем с работниками, в должностных инструкциях работников, чьи трудовые функции связаны с использованием упомянутой технической документации, закреплять обязанность работника соблюдать конфиденциальность таких сведений, одновременно с обязанностью администрации ознакомить работника с порядком обращения с названными сведениями. 15 3. Исполнитель обязуется обеспечить изготовление копий чертежей и других документов, передаваемых в рамках настоящего Соглашения, в количестве, необходимом для производственных нужд, не допускать их необоснованного тиражирования и принять все необходимые меры, исключающие полное или частичное разглашение документов и ознакомление с ними третьих лиц. 4. Исполнитель обязуется установить режим использования технической документации для производственных нужд, исключающий возможность её передачи третьим лицам. 5. Исполнитель предупреждён, что по уголовному законодательству Российский Федерации, незаконное получение и разглашение сведений, зарегистрированных как ноу-хау и составляющих коммерческую тайну, являются преступлениями в сфере экономической деятельности и влекут уголовную ответственность в соответствии со ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)». В трудовые договора (контракты), заключаемые предприятием с собственными работниками, чьи трудовые функции связаны с созданием и использованием технической документации, необходимо включать требование соблюдать конфиденциальность таких сведений, выполнять установленный работодателем режим коммерческой тайны, и без согласия работодателя не использовать эту информацию в личных целях. Там же должна быть указана обязанность работников не разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им известными в силу служебного положения, в течение определенного срока после прекращения трудовых отношений. Кроме того, в ряде случаев целесообразно ограничение доступа лиц, не имеющих права на ознакомление с информацией, составляющей секреты производства (ноу-хау), к носителям данной информации. Например, к определённой технической документации имеют доступ только те лица, которым это требуется для использования в производственном процессе, причём только в той части, в которой необходимо. Это значит, что данную, используемую на данном производственном участке, техническую документацию не знают на соседних производственных участках, не говоря уже о других цехах. Меры по охране конфиденциальности, в частности, предусматривают проставление на технической документации грифа «коммерческая тайна» и реквизитов обладателя такой информации, оборудование рабочих мест средствами защиты информации, ознакомление с технической документацией под расписку, учет лиц, пользующихся такими документами и материалами. Методическое руководство и контроль за выполнением работниками предприятий и организаций НП ОПЖТ требований по обращению с информацией, составляющей коммерческую тайну, реализуются в соответствии с установленным на предприятиях порядком. 16 6. Типовая форма соглашения по передаче деловым партнёрам технической документации, охраняемой как секрет производства, без получения патента. ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Правообладатель (указывается полное наименование фирмы, организации, предприятия) , в лице ________________, именуемый в дальнейшем Лицензиар, с одной стороны, и (указывается полное наименование фирмы, организации, предприятия) в лице _________________, действующего на основании ( устава, доверенности), именуемый в дальнейшем Лицензиат, с другой стороны, принимая во внимание, что: а) Лицензиар обладает знаниями и опытом в области _____(указывается область технической деятельности, в которой предполагается использование имеющейся технической документации); б) Техническая документация, являющаяся предметом Соглашения и передаваемая Лицензиаром Лицензиату в соответствии с условиями Соглашения , является ноу-хау компании Лицензиара (приказ № ______ от________ компании ______________________ ); в) Упомянутая техническая документация имеет коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам и охраняется Лицензиаром в режиме конфиденциальности (коммерческой тайны) и на неё не имеется охранных документов, выданных на чье-либо имя Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент), на территориях, в отношении которых предоставляется лицензия; г) Лицензиар желает приобрести на условиях настоящего Соглашения лицензию на техническую документацию, являющуюся предметом настоящего Соглашения, в целях проведения работ и оказания услуг при производстве, использовании и продаже продукции; Стороны договорились о нижеследующем. 1. Определение терминов Следующие термины, которые используются в настоящем Соглашении, означают: 1.1. «Ноу-хау» - знания, опыт, технические, технологические, эксплуатационные приёмы и способы, отражённые в технической документации, полный перечень которой даётся в Приложении 1 к настоящему Соглашению. 1.2. «Продукция по лицензии» - объекты, которые будут осуществлены на основе применения данного ноу-хау, зафиксированного в виде указанной технической документации. 1.3. «Территория» - перечень стран, на территории которых предполагается проведение работ и оказание услуг при производстве, использовании, продаже продукции, полученной по данной лицензии 1.4. «Продажная цена» - цена, на базе которой устанавливается размер лицензионного вознаграждения. 1.5. «Отчетный период» - период деятельности Лицензиата по выполнению условий настоящего Соглашения в течение каждых 12 месяцев, начиная с даты вступления настоящего Соглашения в силу. 2. Предмет соглашения Настоящее Соглашение устанавливает порядок использования технической документации, являющейся секретом производства ( ноу-хау) ____________( кратко 17 излагается сущность ноу-хау и область технической деятельности, в которой предполагается использование имеющейся технической документации) . 3. Объект соглашения 3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Соглашения и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, исключительную лицензию на право использования технической документации на территории. При этом Лицензиату предоставляются права: - на производство продукции, проведение работ и оказание услуг по лицензии (в частности, с использованием, при необходимости, специального оборудования, комплектующих узлов, деталей и сырья, применяемых Лицензиаром); - на использование продукции по лицензии, включая ее продажу. Лицензиар может ( не может) использовать на территории указанные права сам, а также передавать их третьим лицам. 3.2. Лицензиар передает Лицензиату техническую документацию, осуществляет оказание технической помощи. 3.3. Лицензиат получает (не имеет) право предоставлять в отношении территории третьим лицам, имеющим местопребывание на территории, сублицензии по настоящему Договору. Лицензиат обязан до подписания сублицензионного соглашения согласовать его основные условия с Лицензиаром. По подписании сублицензионного соглашения Лицензиат обязан в течение 2-х недель передать один экземпляр этого соглашения Лицензиару. Лицензиат несет ответственность по сублицензионным соглашениям перед Лицензиаром. 3.4. Лицензиат не вправе производить продукцию по лицензии и предоставлять сублицензии на осуществление каких-либо прав по настоящему Соглашению вне территории, а также продавать и использовать указанную продукцию вне территории, за исключением случаев, когда Лицензиар даст Лицензиату на это письменное согласие. 3.5.Лицензиар не возражает против осуществления Лицензиатом производственной кооперации с предприятиями Лицензиата для производства продукции по лицензии. При этом Лицензиат несет ответственность за выполнение всех договорных обязательств. Права, предоставленные Лицензиаром Лицензиату по п.3.1, распространяются на соответствующие организации ( предприятия) страны Лицензиата, далее называемые «предприятия Лицензиата». 4. Техническая документация 4.1. Вся техническая документация и другие материалы, включая схемы, чертежи, кальки, рецепты, инструкции по сборке, эксплуатации и т.п., необходимые для производства продукции по лицензии (перечисленные в Приложении № 1), передаются Лицензиаром Лицензиату на русском языке в 2-х экземплярах в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего Договора. Техническая документация изготовляется Лицензиаром по согласованию с Лицензиатом применительно к техническим нормам и стандартам, принятым в соответствующей отрасли промышленности страны Лицензиара. По предварительной договоренности между Сторонами техническая документация может быть приспособлена к условиям Лицензиата. 4.2. Техническая документация должна содержать расшифровку условных обозначений, отраслевых и заводских норм, на которые делаются ссылки в этой технической документации. О передаче технической документации и других материалов составляется приемосдаточный акт за подписями уполномоченных представителей обеих Сторон. Если 18 Лицензиат или его уполномоченный представитель не явится в срок, установленный для передачи, то Лицензиар может переслать документацию почтой за счет Лицензиата. Датой передачи технической документации будет дата подписания приемосдаточного акта или дата штемпеля на накладной. 4.3. Если Лицензиат при передаче или в течение 2-х месяцев после передачи документации выяснит неполноту или неправильность документации, то Лицензиар обязан в течение 2-х недель после поступления письменной рекламации Лицензиата передать недостающую документацию или исправить частичные недостатки в документации и передать их Лицензиату. В этом случае датой передачи технической документации будет считаться момент передачи недостающей или исправленной документации. 4.4. Лицензиат может размножить документацию для своих нужд, но при соблюдении обязательств по обеспечению конфиденциальности. 5. Усовершенствования и улучшения 5.1. В течение срока действия настоящего Соглашения Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся технической документации и продукции по лицензии. 5.2. Стороны должны в первую очередь предлагать друг другу все вышеуказанные усовершенствования и улучшения. Условия передачи этих усовершенствований и улучшений будут согласовываться Сторонами. Передача технической документации на незащищенные или незаявленные усовершенствования и улучшения продукции по лицензии и ноу-хау производится Сторонами, как правило, безвозмездно с возмещением фактических расходов по изготовлению и пересылке документации. 5.3. Защищенные или заявленные усовершенствования и улучшения, касающиеся ноу-хау и продукции по лицензии, а также улучшения и усовершенствования особой ценности, которые создаются одной из Сторон, будут считаться принадлежащими ей и в первую очередь будут предложены другой Стороне по Соглашению. Передача этих усовершенствований и улучшений производится на условиях отдельного лицензионного договора. 6. Гарантии и ответственность 6.1. Лицензиар гарантирует, что он вправе предоставлять техническую документацию и что на момент вступления в силу настоящего Соглашения Лицензиару ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены использованием технической документации по настоящему Соглашению. 6.2. Лицензиар гарантирует техническую осуществимость продукции по лицензии на предприятиях страны Лицензиата и возможность достижения технических показателей, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии соблюдения Лицензиатом технических условий и инструкций Лицензиара. Если Лицензиат предусматривает производство и использование продукции по лицензии в климатических условиях, существенно отличающихся от климатических условий в стране Лицензиара, то Лицензиат обязан сообщить об этом Лицензиару до заключения настоящего Соглашения. 6.3. Гарантированные Лицензиаром механические, технологические, техникоэкономические и другие показатели приводятся в Приложении № 2 к настоящему Соглашению. 6.4. Лицензиар гарантирует комплектность, правильность и качественное изготовление технической документации и других материалов, переданных Лицензиату. 19 6.5. Лицензиат гарантирует качественное изготовление продукции по лицензии в соответствии с полученной технической документацией и инструкциями Лицензиара 6.6. Сторона, которая не выполнила обязательства по п.п. 6.1-6.5 Соглашения, обязана возместить другой Стороне понесенные ею в связи с этим невыполнением прямые убытки. 6.7. Размер возмещения убытков и договорных штрафов, о которых одна из Сторон может заявить из-за различных нарушений Соглашения , не должен в общей сложности превышать полученных или выплаченных по разделу 8 (платежи) Соглашения сумм. 7. Техническая помощь в освоении производства продукции по лицензии 7.1. Для оказания технической помощи Лицензиату в освоении производства продукции по лицензии, а также для обучения персонала Лицензиата методам и приемам работы, относящимся к производству продукции по лицензии, Лицензиар по просьбе Лицензиата командирует на предприятие Лицензиата необходимое количество специалистов. Лицензиат сообщит Лицензиару о своей просьбе за __________ месяцев до даты предполагаемого выезда специалистов. 7.2. Лицензиат обеспечит за свой счет специалистов Лицензиара на время их пребывания на территории помещениями в соответствующей гостинице, медицинским обслуживанием, транспортными средствами для проезда до места работы и обратно, телефонно-телеграфной связью и другими необходимыми видами обслуживания. 7.3. Все расходы, связанные с командированием специалистов в целях оказания необходимой технической помощи, несет Лицензиат. 7.4. Лицензиар может застраховать своих специалистов от несчастных случаев и гражданской ответственности за счет Лицензиата, согласовав с ним условия страхования. 7.5. В случае обращения Лицензиата к Лицензиару с просьбой о посещении предприятий, производящих продукцию по лицензии, в целях ознакомления с ее производством и оборудованием на месте Лицензиар удовлетворяет такую просьбу. Все расходы, связанные с посещением и пребыванием специалистов в стране Лицензиара, несет Лицензиат. 7.6. Лицензиар по просьбе Лицензиата организует бесплатное обучение специалистов Лицензиата на предприятиях своей страны с возмещением Лицензиатом затрат на их содержание. 7.7. Количество специалистов, командируемых в соответствии с п.п. 7.1, 7.5 и 7.6, их специальности, сроки, а также другие условия обучения и командирования согласовываются и оформляются между Сторонами в каждом конкретном случае . 8. Платежи 8.1. За предоставленные права на использование техническую документации, указанной в Приложении № 1, Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение . Вариант 1, комбинированный платеж: Паушальный платеж в размере ________________________________, уплачивается Лицензиатом Лицензиару в _______ срок с даты регистрации настоящего Соглашения в Роспатенте, и последующих платежей в форме роялти, размер и порядок уплаты которых определяется дополнительным соглашением сторон, прилагаемым к настоящему Соглашению. 20 Вариант 2 : Паушальный платеж в размере ________________ уплачивается Лицензиатом Лицензиару в течение __________ срок с даты регистрации срок с даты регистрации настоящего Соглашения в Роспатенте. Вариант 3: Текущие отчисления (роялти) в размере ____________ за единицу (штуку, килограмм, тонну, кубометр и т.п.) продукции по лицензии, изготовленной Лицензиатом, предприятиями Лицензиата и его сублицензиатами _(конкретный порядок уплаты и ставки роялти могут устанавливаться дополнительным соглашением Сторон, прилагаемым к настоящему Соглашению). 8.2. Все платежи по настоящему Соглашению понимаются как платежи нетто в пользу Лицензиара. 8.3. После прекращения срока действия настоящего Соглашения положения его будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период действия настоящего Соглашения . 9. Сборы и налоги Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и выполнением настоящего Соглашения, взимаемые на территории, несет Лицензиат. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и выполнением настоящего Соглашения на территории Лицензиара, несет Лицензиар. 10. Информация и отчетность 10.1. Лицензиат в течение _____дней, следующих за отчетным периодом, представляет Лицензиару сводные бухгалтерские данные по произведенной, проданной и использованной продукции по лицензии в течение отчетного периода, а также сведения о продажных ценах, номерах серий продукции по лицензии и наименовании покупателей. 10.2. Лицензиар имеет право производить проверку данных, относящихся к объему производства и сбыту продукции по лицензии на предприятиях Лицензиата и его сублицензиатов, по сводным бухгалтерским данным. Лицензиат обязан обеспечить возможность такой проверки. 10.3. Лицензиат будет передавать Лицензиару (или какой-либо организации по указанию Лицензиара) все запросы на продукцию по лицензии, которые он получит из стран вне территории, а Лицензиар будет сообщать Лицензиату о запросах, которые он получит из стран территории. 11. Обеспечение конфиденциальности 11.1. Лицензиат гарантирует сохранение конфиденциальности документации, информации, знаний и опыта, полученных Лицензиатом, предприятиями Лицензиата и его сублицензиатами. Лицензиат примет все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение документации и информации или ознакомление с ними третьих лиц без письменного согласия Лицензиара. Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат также на Лицензиаре. 11.2. С переданной документацией и информацией будут ознакомлены только те лица из персонала предприятий Лицензиата и сублицензиатов, которые непосредственно связаны с производством продукции по лицензии. 10.3. Лицензиат передаст партнерам по кооперации только ту техническую документацию и сведения, которые необходимы для осуществления кооперации в 21 целях производства продукции по лицензии. При этом партнеры по кооперации будут обязаны соблюдать конфиденциальность полученной информации и документации. 11.4. Стороны также несут ответственность за нарушение конфиденциальности физическими и юридическими лицами, правовые отношения с которыми уже прекращены. 11.5. В случае разглашения сведений, содержащихся в указанной документации и информации, Лицензиатом, предприятиями Лицензиата, его сублицензиатами и партнерами по кооперации или лицами из их персонала Лицензиат возместит Лицензиару понесенные в связи с этим прямые убытки. Такую же ответственность несет Лицензиар. 11.6. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Соглашения или его досрочного расторжения в течение последующих 2-х лет. 12. Защита передаваемой технической документации 12.1. Если после заключения Соглашения , какое-либо третье лицо подаст патентную заявку или ему будет выдан на территории патент, раскрывающий сущность предмета лицензии, что может лишить Лицензиара или Лицензиата права полностью или частично использовать техническую документацию, охраняемую как ноу-хау, то Стороны незамедлительно, после того как им станет об этом известно, предпримут совместные действия по защите ноу-хау и, в случае необходимости, по оспариванию действительности заявок и патентов третьих лиц, а также осуществят другие мероприятия, связанные с выполнением Соглашения . 12.2. В случае, если к Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по настоящему Соглашению, Лицензиат извещает об этом Лицензиара. Лицензиат по согласованию с Лицензиаром обязуется урегулировать такие претензии или обеспечить судебную защиту. Понесенные Лицензиатом расходы и убытки в результате урегулирования указанных претензий или окончания судебных процессов будут распределены между Сторонами согласно договоренности. 13. Реклама 13.1. Лицензиат обязуется рекламировать выпускаемую по лицензии продукцию таким образом, чтобы обеспечить ее оптимальную продажу. 13.2. Лицензиат вправе/обязуется указывать в соответствующих рекламных материалах, а также на продукции по лицензии, выпускаемой предприятиями Лицензиата и его сублицензиатов, что эта продукция производится по лицензии Лицензиара. 14. Разрешение споров 14.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением или в связи с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. 14.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны разрешаться в соответствии с действующим законодательством. 15. Срок действия Соглашения и условия его расторжения 15.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на _______ лет и вступает в силу с даты его подписания . 15.2. Настоящее Соглашение может быть продлено по взаимному согласию Сторон. 22 Условия продления срока действия настоящего Соглашения будут определены Сторонами за 6 месяцев до истечения срока действия настоящего Соглашения . 15.3. Если Лицензиат или предприятия Лицензиата в нарушение п.3.1 будут экспортировать продукцию по лицензии в страны, не входящие в территорию , Лицензиару предоставляется право расторгнуть настоящее Соглашение и потребовать возмещения причиненных ему прямых убытков. При этом Лицензиату будет предоставлен в срок в 3месяца для устранения нарушения. 15.4. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение путем направления письменного уведомления, если другая Сторона не выполнит какое-либо существенное условие настоящего Соглашения. Однако Стороне, не выполнившей своего обязательства, будет предоставлено 3 месяца для выполнения обязательства. 15.5. Если Соглашение потеряет силу до истечения срока его действия вследствие нарушения Соглашения Лицензиатом, то Лицензиат лишается права производить, использовать и продавать продукцию по лицензии, равно как использовать техническую документацию в любой иной форме, и обязан возвратить Лицензиару всю техническую документацию. 15.6. Лицензиат вправе по истечении срока Соглашения использовать предмет этого Соглашения бесплатно. При этом сохраняются обязательства по п. 11.6 Соглашения. 16. Прочие условия 16.1. Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему Соглашению не могут быть переуступлены другому юридическому или физическому лицу без письменного на то разрешения другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением. 16.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами и одобрены компетентными органами, если такое одобрение необходимо. 15.4. Упомянутые в настоящем Соглашении Приложения №№ 1 - 2 на __ листах составляют его неотъемлемую часть. 15.5. Настоящее Соглашение совершено в г. ____________________ ________________в двух экземплярах, каждый на ________________ (дата) и __________________ языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. Адреса и реквизиты сторон Лицензиар: ______________________________________________________ Лицензиат: ______________________________________________________ Приложения Приложение №. 1. Перечень передаваемой технической документации. Приложение №. 2. Гарантированные механические, технологические, технико-экономические и другие показатели продукции по лицензии. От имени Лицензиара: _________________________ (подпись) От имени Лицензиата: ____________________________ (подпись)
