Памятка по вопросу регистрации договоров об отчуждении

Неофициальный документ
Памятка по составлению договора об отчуждении исключительного
права на программу для ЭВМ, базу данных или топологию
интегральной микросхемы
При составлении договора об отчуждении исключительного права на
программу для ЭВМ, базу данных или топологию интегральной микросхемы
рекомендуется обращать внимание на следующее.
1. Во избежание возможности иного толкования
договора
терминология, используемая в договоре, должна соответствовать
терминологии используемой в Гражданском кодексе Российской Федерации
(далее – ГК РФ). Самостоятельное приведение в договоре определений
терминов, определение которых даны в ГК РФ, может создать предпосылки
для неоднозначного толкования договора, поскольку «при толковании
условий договора судом принимается во внимание буквальное значение
содержащихся в нем слов и выражений» (статья 431 ГК РФ).
2. Регистрации в федеральном органе исполнительной власти по
интеллектуальной собственности, функции которого исполняет Федеральная
служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
(далее - Роспатент) подлежат договоры об отчуждении исключительного
права на зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных или
топологии интегральной микросхемы (пункт 5 статьи 1262 ГК РФ и пункт 7
статьи 1452 ГК РФ). Регистрация в Роспатенте договоров об отчуждении
исключительного права на программы для ЭВМ, базы данных или топологии
интегральной микросхемы, не зарегистрированные в Роспатенте,
законодательством Российской Федерации не предусмотрена.
3. Предметом договора об отчуждении исключительного права на
программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем
является исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных и
топологию интегральной микросхемы (статья 1234 ГК РФ). Право
использования программы для ЭВМ, базы данных или топологии
интегральной предоставляется по лицензионному договору (статья 1235 ГК
РФ). Некорректным является указание в договоре на передачу «права на
свидетельство о регистрации» программы для ЭВМ, базы данных или
топологии интегральной микросхемы, поскольку свидетельство о
регистрации только удостоверяет регистрацию программы для ЭВМ, базы
данных или топологии интегральной микросхемы и не является объектом
гражданских прав.
4. Сторона договора об отчуждении исключительного права на
программу для ЭВМ, базу данных или топологию интегральной микросхемы,
1
которая передает или обязуется передать принадлежащей ей исключительное
право, именуется правообладателем. Сторона, принимающая по договору об
отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ, базу данных
или топологию интегральной микросхемы исключительное право, именуется
приобретателем (пункт 1 статьи 1235 ГК РФ). Не следует именовать
стороны договора об отчуждении исключительного права на программу для
ЭВМ, базу данных или топологию интегральной микросхемы лицензиаром и
лицензиатом, поскольку последние являются участниками иного договора лицензионного (пункт 1 статьи 1235 ГК РФ).
5. По договору об отчуждении исключительного права правообладатель
передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право
приобретателю в полном объеме (пункт 1 статьи 1234 и ст. 1285 ГК РФ).
Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на
программу для ЭВМ, базу данных или топологию интегральной микросхемы
передается в полном объеме, считается лицензионным договором (пункт 3
статьи 1233 ГК РФ). В связи с этим представляется излишним приведение в
договоре об отчуждении исключительного права перечня правомочий,
передаваемых по этому договору, так как в случае, если перечень будет не
полным, эти положения вступят в противоречие с условием о передаче
исключительного права в полном объеме.
6. В договоре об отчуждении исключительного права законодательно не
требуется
указание
срока
и
территории,
поскольку
передача
исключительного права на программу для ЭВМ, базу данных или топологию
интегральной микросхемы в полном объеме подразумевает передачу на весь
срок действия исключительного права без ограничения территории.
Если в договоре об отчуждении исключительного права на программу
для ЭВМ, базу данных или топологию интегральной микросхемы
предусматриваются условия о сроке и территории, то следует избегать
формулировок, допускающих иное толкование,
которое позволяет
рассматривать данные условия, как установление пределов использования
исключительного права, характерное для лицензионных договоров.
7. По договору об отчуждении исключительного права приобретатель
обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором
вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в
возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о
размере вознаграждения или порядке его определения договор считается
незаключенным (пункт 3 статьи 1234 ГК РФ). В связи с этим не
рекомендуется в возмездном договоре об отчуждении исключительного
права не указывать условия о размере вознаграждения или порядке его
определения, например, ввиду конфиденциальности.
Если сторонами
договора являются коммерческие организации, следует учитывать
положения пункта 4 статьи 575 ГК РФ.
2
8. Условия договора об отчуждении исключительного права,
ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной
деятельности определенного рода или в определенной области
интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на
такие результаты другим лицам, ничтожны (пункт 4 статьи 1233 ГК РФ).
9. Поскольку договор об отчуждении исключительного права на
зарегистрированную программу для ЭВМ, базу данных или топологию
интегральной микросхемы подлежит государственной регистрации, то
согласно пункту 4 статьи 1234 ГК РФ исключительное право на такие
результаты переходит от правообладателя к приобретателю в момент
государственной регистрации этого договора.
Договор об отчуждении исключительного права на зарегистрированную
программу для ЭВМ, базу данных или топологию интегральной микросхемы
считается заключенным с момента его регистрации (пункт 3 статьи 433 ГК
РФ).
10. Договор об отчуждении исключительного права на программу для
ЭВМ, базу данных или топологию интегральной микросхемы действует в
течение всего срока действия исключительного права на права на программу
для ЭВМ, базу данных или топологию интегральной микросхемы, поэтому
представляется некорректным включение в договор положения, согласно
которому договор действует, в частности, до исполнения всех условий
договора. Следует учитывать, что истечение срока действия договора
является основанием для прекращения обязательства.
11. Если передаваемое правообладателем исключительное право
получено по авторскому договору, заключенному до 01.01.2008, то при
вступлении в договорные отношении необходимо учитывать следующие
положения статьи 31 Закона Российской Федерации «Об авторском праве
и смежных правах»:
 Права, переданные по авторскому договору, могут передаваться
полностью или частично другим лицам лишь в случае, если это прямо
предусмотрено договором (пункт 4). При отсутствии данного условия в
договоре исключительное право не может быть передано.
 При отсутствии в авторском договоре условия о территории, на
которую передается право, действие передаваемого по договору права
ограничивается территорией Российской Федерации и, следовательно,
отчуждение по договору исключительного права не представляется
возможным. Если право передано на срок, меньший срока действия
авторского права, или срок не указан, отчуждение исключительного права
по договору также не представляется возможным.
3
 Невозможно отчуждение исключительного права по договору в
случае, если в авторском договоре установлен максимальный тираж
произведения.
12. Необходимо учитывать, что «К договорам о распоряжении
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или
на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении
исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам,
применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419) и о
договоре (статьи 420-453)…» (п.2 ст. 1233). В частности, согласно ст. 317
денежные обязательства должны быть выражены в рублях.
Кроме того, рекомендуется учитывать положения законодательства
Российской Федерации относительно порядка совершения хозяйственными
обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность (См. Главу X и Главу XI Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 45 - 46
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»).
Указанные сделки, совершенные с нарушением требований
законодательства Российской Федерации, являются оспоримыми (статьи 166
ГК РФ) и могут быть признаны недействительными.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее –
НК РФ) государственную пошлину за регистрацию договора уплачивает
сторона, подписавшее заявление о регистрации. Если заявление подписали
обе стороны или сторона договора, подавшая заявление, включает несколько,
то государственная пошлина уплачивается в равных долях (пункт 2 статьи
333.18 НК РФ).
4