защита российских изобретений и товарных знаков в сша

ЗАЩИТА РОССИЙСКИХ ТОВАРНЫХ
ЗНАКОВ И ИЗОБРЕТЕНИЙ В США РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРАТЕГИИ
ЗАЩИТЫ ИС С ВИДОМ НА
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЮ ИС ЗА
РУБЕЖОМ
Мария Елисеева
Houston Eliseeva LLP
Boston, Massachusetts, USA
Коллегиальные Чтения 2005
С. Петербург, Россия, 30 июня 2005
г.
1
Права на ТЗ и значение
регистрации ТЗ в США


Право на товарный знак – это право
собственности. Это такое право
собственника, которое будет признано и
поддержано в суде.
Право собственности на товарный знак
принадлежит тому, кто использует (или
имеет добросовестное намерение
использовать) знак в качестве
обозначения происхождения своих
товаров или услуг.
2
Права на ТЗ и значение
регистрации ТЗ в США


Только собственник товарного знака
может быть заявителем по заявке о
регистрации ТЗ
Если заявитель не является
собственником ТЗ на дату подачи
заявки, такая заявка считается
юридически несуществующей
(неподанной, как будто ее никогда не
было)
3
Права на ТЗ и значение
регистрации ТЗ в США

Третье лицо, использующее ТЗ по
лицензии/договору и не являющееся
собственником ТЗ, не может быть
заявителем на заявке или
владельцем свидетельства о
регистрации ТЗ
КТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТЗ??
4
Права на ТЗ и значение
регистрации ТЗ в США
Ситуация дилер/дистрибьютор


Для того, чтобы быть собственником ТЗ,
необязательно являться производителем
соответствующих товаров
Такие дилерские ТЗ существуют и
называются «private brands» или «dealer’s
brands» (ритейлерские сети имеют свои
брэнды для многих товаров, которые
производят их поставщики)
5
Права на ТЗ и значение
регистрации ТЗ в США


Основой существования таких
*собственных* брэндов является тот
факт, что дилер применяет свои
собственные знания, опыт, умение при
выборе товаров
Например, товар может продаваться
под двумя ТЗ – сети распространителя
и дизайнера в случае одежды или
обуви...
6
Права на ТЗ и значение
регистрации ТЗ в США


В случае, когда производитель,
являющийся владельцем ТЗ, вступает в
дистрибьюторские отношения с третьим
лицом (дилером) – дилер не приобретает
никаких прав на ТЗ и не становится
владельцем ТЗ
Если контракт предусматривает вопросы
собственности ТЗ, суд склонен оставлять
договоренность сторон в силе, хотя
каждый случай рассматривается на
основании своих собственных фактов.
7
Права на ТЗ и значение
регистрации ТЗ в США


В случае зарубежного производителя и
дистрибьютора в США собственником ТЗ
является зарубежный производитель.
При наличии контракта, специально
оговаривающего, что права принадлежат
дистрибьютору, суд, как правило, оставит
договоренность сторон без изменений.
8
Права на ТЗ и значение
регистрации ТЗ в США



Права на товарный знак приобретаются
по факту использования (фактического
или номинального)
Права на товарный знак не
приобретаются просто по факту
получения свидетельства о
регистрации
Тем не менее, федеральная
регистрация ТЗ дает ощутимые
преимущества владельцу
9
Значение и
преимущества
регистрации ТЗ в США


Единая юрисдикция федерального
суда в отношении дел по нарушению
прав на товарный знак и дел, которые
обычно не подлежат федеральной
юрисдикции;
В некоторых случаях в федеральном
суде можно выиграть утроенный
причиненный ущерб + расходы по
оплате услуг адвоката
10
Значение и
преимущества
регистрации ТЗ в США


Свидетельство о регистрации несет в себе
презумпцию действительности ТЗ,
презумпцию использования и презумпцию
исключительного права использования ТЗ
Регистрация может стать неоспоримой
через пять лет использования после даты
регистрации (неоспоримый статус не
распространяется на такие основания
аннулирования, как, например,
предоставление в Ведомство ложной
информации)
11
Значение и
преимущества
регистрации ТЗ в США



Свидетельство о регистрации является
оповещением об исключительном праве,
что исключает защиту, основанную на
«невинном» выборе и использовании ТЗ
третьим лицом после даты регистрации
Дата подачи заявки = дата номинального
использования на всей территории США
Свидетельство о регистрации необходимо
для остановки импорта, нарушающего
права на ТЗ
12
Главный и Дополнительный
Реестры Ведомства США по
Товарным Знакам



Главный Реестр (Principal Register) –
преимущества регистрации в Главном
Реестре перечислены на слайдах 10-12
Дополнительный Реестр (Supplemental
Register) – некоторые ТЗ, которые не
подлежат регистрации в Главном Реестре,
могут быть помещены в Дополнительный
Реестр.
Какие это ТЗ и зачем это надо?
13
Главный и Дополнительный
Реестры Ведомства США по
Товарным Знакам


ТЗ, которым отказано в регистрации в
Главном Реестре на основании
описательности, но которые со временем
могут приобрести различительную
способность, могут быть зарегистрированы
в Дополнительном Реестре
Для помещения в Дополнительный Реестр
должно быть фактическое использование
ТЗ.
14
Главный и Дополнительный
Реестры Ведомства по
Товарным Знакам
Регистрация в Дополнительном Реестре
дает некоторые преимущества, как то:
 Презумпция приобретенной различительной
способности после 5 лет с даты регистрации
 Юрисдикцию федерального суда
 Можно маркировать товары знаком ®
 Регистрация в Дополнительном Реестре может
быть использована Ведомством против заявки на
регистрацию в Главном Реестре в случае
существенно идентичных ТЗ в отношении
существенно схожих товаров или услуг.
15
Получение/поддержание
регистрации и использование


Зарубежный заявитель может получить
свидетельство о регистрации на основании
международных соглашений без
подтверждения использования
Это не значит, что регистрацию можно
поддерживать также без подтверждения
использования
16
Получение/поддержание
регистрации и использование


Если использование не начато в течение трех
лет – возникает презумпция неиспользования
для аннулирования регистрации
Если между 5-м и 6-м годами после регистрации
не подана декларация о продолжающемся
использовании, такая регистрация
автоматически считается аннулированной
17
Получение/поддержание
регистрации и использование

Даже при наличии свидетельства о
регистрации (по Парижской Конвенции
или Мадриду), без фактического
использования ТЗ его владелец не может
подать в суд иск о нарушении третьими
лицами прав на этот ТЗ
18
Насколько слов о важных
моментах при подаче и
проведении патентных заявок.


Практика предварительных заявок при
совместных разработках и совместном
создании ИС
Критерии раскрытия источников
информации в Information Disclosure
Statement
19
Спасибо за внимание


Копию этих слайдов можно получить,
послав запрос по электронной почте
на адрес maria@patentbar.com
Вопросы можно задать по тому же
электронному адресу
20