- Международный форум по интеллектуальной

Некоторые особенности защиты прав
на товарные знаки иностранных и
российских субъектов
в Республике Беларусь
V Международный форум по
интеллектуальной собственности
«Expopriority'2013»
Москва – 28 ноября 2013 г.
www. ip-cci.by
© Трофимов В.В., 2013
© УП «Белпатентсервис» БелТПП, 2013
Некоторые варианты
пиратских регистраций товарных знаков

«Скоростная атака» на товарный знак
конкурента

Обход статьи 6 septies Парижской
конвенции недобросовестными агентами

Использование известных символов величия
государства недобросовестными
производителями

Сочетание указанных вариантов
«Скоростная атака» как вариант
пиратской регистрации

Принцип «скоростной атаки» — выявление
раскрученного, но еще не
зарегистрированного перспективного
товарного знака производителя товаров или
услуг.
www. ip-cci.by
Способы борьбы
с пиратскими регистрациями

1. Обращения в Апелляционный совет при
патентном органе Республики Беларусь.

2. Признание факта недобросовестной конкуренции.

3. Обращения в судебную коллегию по делам
интеллектуальной собственности Верховного суда
Республики Беларусь.

4. Обращения в регистрирующий товарные знаки
орган.

5. Приобретение абсолютной формы охраны на
товарный знак.
www. ip-cci.by
Результат «скоростной атаки»
Товарный знак ООО
«Горячие туры» (RU),
1. Св-во РФ № 281321 с приоритетом от 12.04.2004 г.
2. МР № 963319. с приоритетом от 21.03.2008 г.,
с распространением на BY, AM, AZ, EE, GE, KG, KZ, LT, LV, MD, UA, TJ,
TM, UA
Товарный знак г-на П.,
св-во РБ № 28206
с приоритетом от 16.01.2006 г.
www. ip-cci.by
Предварительный отказ НЦИС по МР 963319
1. Обращения в Апелляционный совет
при патентном органе Республики
Беларусь
например, с возражением против регистрации
товарного знака по несоответствию:

Ст. 6 septies Парижской конвенции по охране промышленной
собственности: Если агент или представитель того, кто является
владельцем знака в одной из стран Союза, подает без
разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от
своего собственного имени в одной или в нескольких таких
странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации
или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это
разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если
только агент или представитель не представит доказательств,
оправдывающих его действие.
www. ip-cci.by
Обращения в Апелляционный совет при
патентном органе Республики Беларусь
например, с возражением против регистрации товарного
знака по несоответствию: отдельным статьям Закона РБ
«О товарных знаках и знаках обслуживания»
пп. 3.1 пункта 3 статьи 5 Закона
(в ред. Закона от 20.07.2006 N
162-З)
п. 4 ст. 5 Закона: (в ред. Закона от
15.07.2009 N 44-З)
4. Не могут быть зарегистрированы в
качестве товарных знаков в отношении
3. Не регистрируются в качестве однородных товаров обозначения,
тождественные или сходные до степени
товарных знаков обозначения,
смешения с охраняемым в Республике
воспроизводящие:
Беларусь фирменным наименованием
3.1. известные на территории
Республики Беларусь в отношении (отдельными элементами такого
наименования), право на которое в
однородных товаров фирменные
Республике Беларусь возникло у другого
наименования (или их части),
лица ранее даты приоритета
принадлежащие другим лицам.
регистрируемого товарного знака.
Вариант пиратской регистрации обход статьи 6 septies Парижской
конвенции

Регистрация товарного знака на имя
должностного лица компании, являющейся
агентом владельца товарного знака.

Регистрация товарного знака на имя
учредителя компании, являющейся агентом
владельца товарного знака.
www. ip-cci.by
Результат обхода ст. 6 septies
Парижской конвенции

Уступка товарного знака физ. лица своему
предприятию, находящимся в агентских
отношениях с владельцем знака,
Апелляционным советом как юридические
действия, связанные с действиями
должностного лица такого предприятия, не
считаются.

Доказать наличие агентских отношений
между таким предприятием и владельцем
знака проблематично.
www. ip-cci.by
2. Признание факта недобросовестной
конкуренции

До 2008 г. факты недобросовестной
конкуренции, связанные с регистрацией
товарного знака и его использованием,
устанавливались Апелляционным советом при
патентном органе.

В настоящее время установление таких фактов
отнесено к компетенции Департамента ценовой
политики Министерства экономики Республики
Беларусь (далее – Департамент)
www. ip-cci.by
«VALTECH TORS A.S.» vs. гр-на Х.

Компания «VALTECH TORS A.S.» (CZ) производит
моющие и чистящие средства под товарными
знаками “VALTECH TORS” и «TORSAN»
и поставляет их на рынок РБ через своего
эксклюзивного белорусского дистрибьютора.

Оба столкнулись с запретом на её ввоз в РБ со
стороны г-на Х, зарегистрировавшего товарные знаки
“VALTECH TORS” и «TORSAN» на свое имя:
-
рассылка предсудебных писем-предупреждений
дистрибьютору и писем в торговую сеть;
- включение пиратских регистраций ТЗ в
таможенный реестр ОИС РБ
- обращение к производителю с предложением о
заключении лицензионного договора
www. ip-cci.by
2. Признание факта недобросовестной
конкуренции
«VALTECH TORS A.S.» vs.
гр-на Х.

Заявление компании «VALTECH TORS A.S.» и её
эксклюзивного дистрибьютора в Департамент.

Департаментом выявлена информация о наличии
признаков недобросовестной конкуренции:
1. Направленность совокупных действий на приобретение
преимуществ в предпринимательской деятельности
2. Противоречия действий ООО «АГ» и гр-на Х. Закону РБ «О
противодействии монополистической деятельности и развитии
конкуренции» (далее – Закон о конкуренции) и требованиям
добросовестности и разумности
3. Способность действий ООО «АГ» и г-на Х. причинить убытки.
www. ip-cci.by
Решение Департамента
по делу «VALTECH TORS A.S.» vs. гр-на Х.

Признать в действиях должностного лица ООО «АГ»
г-на Х. и самого ООО «АГ», связанных с регистрацией
товарных знаков “VALTECH TORS” и «TORSAN», факт
недобросовестной конкуренции;

В целях обеспечения условий для эффективного
функционирования товарных рынков принять меры по
пресечению недобросовестной конкуренции, осуществленной
должностным лицом ООО «АГ» г-ном Х. и самим ООО «АГ»,
путем направления в НЦИС выписки из протокола коллегии о
признании факта недобросовестной конкуренции в
установленном законодательством порядке для принятия НЦИС
соответствующих мер по признанию на основании п. 1.4. ст. 25
Закона РБ «О товарных знаках и знаках обслуживания»,
регистрации товарных знаков “VALTECH TORS” (рег. № 29465) и
«TORSAN» (рег. № 29466) полностью недействительной.
www. ip-cci.by
Ст. 25 Закона РБ «О товарных знаках
и знаках обслуживания»
п. 1.4. ст. 25 (в ред. Закона от
20.07.2006 N 162-З)
п. 1.3. ст. 25 (в ред. Закона
Республики Беларусь от
15.07.2009 N 44-З)
Регистрация товарного знака
может быть признана
недействительной полностью
или частично в течение всего
срока её действия, если
связанные с регистрацией
действия владельца товарного
знака признаны в
установленном порядке
недобросовестной
конкуренцией.
Предоставление правовой охраны
товарному знаку может быть
признано недействительным
полностью или частично:
в течение срока действия
правовой охраны, если связанные
с регистрацией действия
владельца товарного знака
признаны антимонопольным
органом или судом
недобросовестной конкуренцией.
Недобросовестная конкуренция и
признание регистрации недействительной

Направление в НЦИС выписки из протокола коллегии
Департамента для принятия соответствующих мер по
признанию регистрации товарного знака
недействительной на основании установленного факта
недобросовестной конкуренции, автоматического
реагирования НЦИС на решение Департамента не
влечёт.

Необходима подача в Апелляционный совет возражения
о признании регистрации товарного знака
недействительной на основании установленного факта
недобросовестной конкуренции.
www. ip-cci.by
3. Обращения в судебную коллегию по делам
интеллектуальной собственности Верховного суда

Единственная в РБ специализированная судебная
инстанция, рассматривающая все гражданские споры
в сфере интеллектуальной собственности
независимо от субъектного состава
участников. Создана в марте 2000 г.

Кто имеет право:
- должностное лицо истца или заявителя по Уставу
или по доверенности, сам истец или заявитель (физ.
лицо) ;
- представитель истца или заявителя в лице
адвоката или патентного поверенного.
www. ip-cci.by
Право Апелляционного совета

Апелляционный совет при патентном органе может
признать недобросовестную регистрацию товарного
знака недействительной только лишь в части
заявленных товаров и услуг, не всегда согласившись
с решением коллегии антимонопольного органа
относительно товаров и услуг.
www. ip-cci.by
4. Обращения в регистрирующий
товарные знаки орган

Законодательством не предусмотрены

Рассматриваются предложений о переходе на так
называемую оппозицию при сохранении экспертизы
по абсолютным основаниям

Переход на оппозицию проблематичен в рамках
проекта «Договора о товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров на территориях государств – членов
Таможенного союза и Единого экономического
пространства»
www. ip-cci.by
Вариант
пиратских регистраций товарных знаков

Использование известных символов величия чужого
государства недобросовестным производителем
www. ip-cci.by
Большой театр России vs «DANCERIA AG» (CH)
п. 5.1. статьи 4 Закона «О товарных знаках и знаках
обслуживания»: не допускается регистрация в
качестве товарных знаков обозначений, способных
ввести в заблуждение потребителя относительно его
изготовителя.
Международная регистрация № 1044877
от 23.06.2010 на имя компании
«DANCERIA AG», CH-8001 ZURICH (CH),
в отношении товара 33 кл. – водка.
Указанные страны: Россия, Беларусь,
Украина, Грузия.
www. ip-cci.by
Как поступать?
Принимать меры по приобретению
абсолютной формы охраны
на товарный знак !
1. «Правила признания товарного знака
общеизвестным в Республике Беларусь»
Утверждены постановлением Государственного
патентного комитета Республики Беларусь от
09.08.2001 г. № 2.
2. В Закон О товарных знаках и знаках
обслуживания (в редакции от 15 июля 2009 г. № 44З) внесена Статья 171, которая законодательно
закрепляет понятие «общеизвестный товарный
знак».
www. ip-cci.by
Режим охраны общеизвестных
товарных знаков
Парижская конвенция по охране промышленной
собственности (ст. 6-bis).
 Соглашение по торговым аспектам прав на
интеллектуальную собственность (TRIPS).
 Совместная рекомендация о положениях в
отношении охраны общеизвестных знаков (принята
Генеральной ассамблеей ВОИС и Ассамблеей
Парижского союза по охране промсобственности в
сентябре 1999 г.).
 Национальное законодательство РБ.

www. ip-cci.by
Режим общеизвестных товарных знаков в
Республике Беларусь
•
Придание преимущественной охраны без
специальной регистрации перед более поздними
знаками, в отношении любых товаров и услуг;
•
Закреплении за компетентным органом решения
вопроса об общеизвестном характере знака;
•
Применение такого режима в обязательном
порядке для стран — участниц Парижской конвенции.
www. ip-cci.by
Цели установления правового режима
охраны ОИТЗ

Защита прав владельцев известных
обозначений.

Защита интересов потребителей.

Пресечение недобросовестной конкуренции.
www. ip-cci.by
В Республике Беларусь общеизвестный
товарный знак - абсолютная форма охраны,
в России - относительная
Регистрационный номер ОИТЗ в РФ: 91 от
19.07.2010.
Дата, с которой товарный знак признан ОИТЗ:
03.08.2005.
Правообладатель:
ФГУ «Государственный академический Большой
театр России».
Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
35 - менеджмент в области творческого бизнеса.
41 - организация культурно-просветительных
мероприятий; постановка оперных и балетных
спектаклей.
При абсолютной форме охраны в РФ регистрировать
права на товар «водка» для целей защиты от пиратских
подач Государственному академическому Большому
театру России было бы не обязательно (см. св. №
3235550 от 02.04.2007).
www. ip-cci.by
5. Абсолютность формы охраны на
товарный знак

П. 3. ст. 3. Закона РБ «О товарных знаках и знаках
обслуживания»:
Нарушением прав владельца товарного знака
признаются несанкционированные изготовление,
применение, ввоз, предложение к продаже, продажа
и иное введение в гражданский оборот или хранение
с этой целью товарного знака или товара,
обозначенного этим знаком, или обозначения,
сходного с ним до степени смешения, в отношении
однородных товаров, а также неоднородных товаров,
обозначенных товарным знаком, признанным
общеизвестным в Республике Беларусь.
( в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2004 N 268-З)
www. ip-cci.by
Общеизвестные товарные знаки –
национальное достояние каждой страны

Российская Федерация – 133 ОИТЗ, в т.ч.
2 белорусских:
- № 34 с
- № 92 от 19.07.2010, с 01.01.1985

Республика Беларусь – 14 ОИТЗ, в т.ч.
ни одного российского …
www. ip-cci.by
Национальное достояние
Общеизвестные товарные знаки — это
национальное достояние каждой страны,
в особенности тех, где они пользуются
абсолютной формой охраны.
Их охрана может выступать на рынке в
качестве важнейшего рабочего инструмента в
борьбе с интеллектуальным пиратством.
Спасибо за внимание !
Патентный поверенный РБ
Унитарное предприятие патентных услуг
«Белпатентсервис» БелТПП
Тел. + 375 17 288 27 71
vtrofimov@yandex.ru
v.trofimov@cci.by
patent@cci.by
www. ip-cci.by