Реклама и интеллектуальная собственность

Cпоры об исчерпании
исключительного права на
товарный знак: эффективные
средства защиты
2013
Вехи исковой защиты
Первые дела в России (Москва):
•«Kayaba»
(дела
№№
А40-41910/09-27-380,
А40-2250/09
–
представитель истца «Городисский и Партнеры», ответчика в т.ч. А.В.
Семенов (нынешний омбудсмен по защите интеллектуальной
собственности).
•«Guinness» (дела №№ А40-143317/2009, А40-46674/2010, А4079472/2010, А40-85958/2010 – представитель истца «Шевырев и
партнеры», ответчика в т.ч. А.В. Семенов).
Результат – полный отказ в исках
акты не обжаловались.
В кассационном порядке судебные
История
Привлечение
к
административной
ответственности
стало
невозможным после постановления Президиума ВАС РФ № 10458/08
от 03.02.2009
Поиск альтернативы
Решение:
1. Внесение ТЗ в таможенные реестры интеллектуальной
собственности (ТРОИСы), приостановление выпуска товаров
таможней;
2. исковая защита;
3. признание действий недобросовестной конкуренцией;
4. уголовная ответственность.
Вехи исковой защиты
Первые дела в России (Москва):
•«Kayaba»
(дела
№№
А40-41910/09-27-380,
А40-2250/09
–
представитель истца «Городисский и Партнеры», ответчика в т.ч. А.В.
Семенов (нынешний омбудсмен по защите интеллектуальной
собственности).
•«Guinness» (дела №№ А40-143317/2009, А40-46674/2010, А4079472/2010, А40-85958/2010 – представитель истца «Шевырев и
партнеры», ответчика в т.ч. А.В. Семенов).
Результат – полный отказ в исках
акты не обжаловались.
В кассационном порядке судебные
Вехи исковой защиты2
Санкт-Петербург:
•дело по товарному знаку «UVEX» (№ А56-20519/2009 –
представители истца — патентный поверенный Г.О. Селезнев и
В.В. Дмитриев, ответчика во 2 инстанции в т.ч. А.В. Семенов).
Результат – полное удовлетворение иска.
Москва:
•дело по товарному знаку «Krušovice» (№ А40-60322/10-12-360,
представитель истца В.В. Дмитриев, ответчика в т. ч. А.В.
Семенов).
Результат – отмена ФАС МО судебных актов нижестоящих
судов, удовлетворение требования о запрете ответчику
использовать
товарный
знак
любым
способом
с
приблизительным перечислением способов использования
товарного знака, передача дела на новое рассмотрение в части
определения размера компенсации. Отказано в передаче дела в
Президиум ВАС РФ.
ТРОИСы, приостановление выпуска
товаров
Цели:
•приостановление выпуска товаров до 20 рабочих дней;
Результат: уменьшение скорости доставки незаконным импортером,
невозмещаемые убытки, связанные с простоем товаров на складе
временного хранения.
•получение в суде обеспечительной меры в виде ареста товаров.
ТРОИСы, приостановление выпуска
товаров2
Процедура «ex officio» не заменяет внесения товарного знака в
ТРОИС, так как является разовой мерой.
Пункт 35 Приказа ФТС от 25.03.11 №626 «Об утверждении порядка
действий таможенных органов РФ при принятии мер по защите прав
на объекты интеллектуальной собственности»:
«Меры, предусмотренные настоящей главой («Меры, принимаемые
таможенными органами при выявлении товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в Реестр»)
не применяются в отношении товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, по которым ранее принимались
меры в соответствии со ст. 308 ФЗ «О таможенном регулировании»
и настоящей главой»
ТРОИСы, приостановление выпуска
товаров3
• Приостановлению подлежит не только контрафактный (поддельный), но и
ввозимый без согласия правообладателя товар
• Таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности только в отношении тех товаров, которые
содержат объекты авторского права, смежных прав, товарные знаки, знаки
обслуживания, наименования мест происхождения товаров (далее - объекты
интеллектуальной собственности) и ввоз которых в РФ или вывоз из РФ либо
совершение с такими товарами иных действий при их нахождении под
таможенным контролем влечет нарушение прав правообладателя в
соответствии с законодательством РФ (далее - товары, обладающие
признаками контрафактных) (пункт 3 Приказа).
• Расходы, возникшие у импортера в период приостановления, возмещению не
подлежат.
• Правообладатель несет ответственность за убытки, причиненные
приостановлением выпуска товаров, если не будет установлено нарушение
его прав (п. 5 ст. 331 ТК ТС взамен п. 3 ст. 397 ТК РФ).
ТРОИСы, приостановление выпуска
товаров4
• Ранее действовавший до 01.07.2010 п. 3 ст. 397 ТК РФ («Правообладатель в
соответствии с гражданским законодательством РФ несет ответственность за
имущественный вред, причиненный декларанту, собственнику, получателю
товаров или лицу, указанному в статье 16 настоящего Кодекса, в результате
приостановления выпуска товаров в соответствии с настоящей главой, если
в установленном законодательством РФ порядке не будет определено, что
товары (включая их упаковку и этикетку) являются контрафактными.»).
• Все равно связанные с приостановлением таможней выпуска товаров
расходы незаконного импортера возмещению не подлежали (дела №№А4062047/2010, представитель ответчика-правообладателя В.В. Дмитриев; А403867/2011, представитель истца в т.ч. А.В. Семенов, ответчикаправообладателя в АС г. Москвы В.В. Дмитриев. Дело еще в процессе
рассмотрения, но в иске повторно отказано АС г. Москвы и 9 ААС).
На сегодняшний день:
дела по всей России
•от Калининграда (например, Wella (№А21-3526/2010)
•до Владивостока (например, Goon №№ А51-10020/2011, А51-3538/2011)
•по различным товарам:
- часы (Rado, Longines, Omega (№№А56-31546/2011, А56-10416/2013)
- косметика (L'OCCITANE (№А40-92046/2010), HUGO BOSS (№А40-2712/2012),
WELLA (№№А40-42353/2012, А40-94327/2012), IBD (А56-27550/2013),
- вино (J.P. CHENET (№А47-8910/2012),
- автотовары (BMW (№А41-42709/2010), MERSEDES-BENZ (№А4140116/2012), NISSAN" (№№А41-42379/2012, А41-42585/2012), CASTROL
(№№А53-416/2013, А53-36423/2012, А53-33004/2012),
- одежда (ICEBERG (№А53-20481/2011),
- сумки (DELSEY (№№А56-11441/2010, А56-86153/2009),
- электроника (Samsung, Panasonic, SONI).
Тенденция к увеличению количества таких дел по всей России
Рекорды по размеру компенсации:
За нарушение в целом
•ТЗ «Abbott». 5 млн. руб.
Постановление ФАС ЗСО от 14.02.2013 по делу № А45-5005/12, отказано в
передаче в Президиум ВАС РФ.
За 1 случай нарушения* в виде ввоза по одной таможенной декларации (ДТ)
•ТЗ «Guinness». 1 млн. руб. за ввоз по ДТ и размещение ТЗ в ДТ,
представитель истца – В.В. Дмитриев, представитель ответчика – в т.ч. А.В.
Семенов. Постановление ФАС МО от 18.06.12 по делу № А40-78553/2011,
отказано в передаче в Президиум ВАС РФ.
•ТЗ «Merries». 1 млн. руб. за ввоз по ДТ. Постановление ФАС ДВО от 13.06.13
по делу № А51-22505/12.
*Понятие одного случая нарушения.
1 случай нарушения определяется не количеством товара, а количеством
незаконных действий. Так, ввоз по одной ДТ любого количества товара –
одно нарушение. Ошибка представителя истца в деле № А40-23850/12:
просил взыскать по 10 тыс. руб. за каждую ввезенную единицу товара
(бутылку пива).
Обеспечительные меры: арест товаров
Цели:
•препятствование поступлению товаров в гражданский оборот;
•препятствование затяжке ответчиком процесса, например, через привлечение
третьим лицом иностранного поставщика товара.
Важно успеть получить в суде обеспечительную меру и исполнить ее до выпуска
таможней товара в свободное обращение. Тогда при принятии судом решения о
запрете ввоза товар фактически не будет выпущен в свободное обращение.
Единственный выход для ответчика – заменить меру на запрет выпуска товара в
свободное обращение и его реэкспорт, что не нарушает права правообладателя.
Принятию обеспечительной меры способствует предъявление требования об
изъятии и уничтожении товара (о нем позже).
Участвующие в деле лица
• Ответчик – не только лицо, осуществившее ввоз товара в РФ,
но и лицо предлагающее к продаже товар, приобретенный в РФ, то
есть которое само товар в РФ не ввозило; администратор сайта, где
осуществляется предложение товаров к продаже; указанное на
сайте осуществляющее торговлю лицо, не являющееся
администратором сайта.
•
Привлечение третьим лицом иностранного поставщика товара
Непривлечение к участию в деле иностранного поставщика
товара может явиться основанием к безусловной отмене судебного
акта (А40-60322/10-12-360). Действует только в Московском округе.
Исковые требования
Запрет использования товарного знака любым способом («запрет на
будущее»).
Цели:
•
фактическое недопущение поступления товара в гражданский оборот;
•
возбуждение уголовного дела по ст.315 УК РФ («Неисполнение решения
суда»), в т.ч. для сбора доказательств по иску: круг нарушителей, цена
реализации (для определения размера компенсации).
Защита исключительных прав на РИД и на СИ осуществляется, в частности,
путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право
или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия
или осуществляющему необходимые приготовления к ним (пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК
РФ).
Запрет «на будущее» поддержал Президиум ВАС РФ.
«Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Макдоналдс»
размещать обозначение «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» на упаковках товаров 30 класса
МКТУ» (постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.12 по делу № А402569/2011)
Исковые требования2
Требование об изъятии и уничтожении товара и о взыскании компенсации в
двукратном размере стоимости товара или права пользования товарным знаком
Спорное требование. Ст. 1515 ГК РФ – специальная норма по отношению к общей (ст.
1252 ГК РФ). Lex specialis derogat legi generali (специальный закон отменяет общий).
Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет
нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены
незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения
обозначение.
Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо
возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на
которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права
использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака
(стоимость неисключительной лицензии – В.Д.)
Однако в ряде регионов правообладателю стоит воспользоваться выгодной ему
судебной практикой:
-дело №№ А40-12515/2011 (прошло 4 инстанции), А41-42585/2012, А41-42379/2012,
А51-18720/2012, А51-22505/2012 (изъятие и уничтожение товара);
-дело №№ А26-2125/2011, А21-10857/2012 (взыскание компенсации в двукратном
размере стоимости товара).
Особенности рассмотрения дел в Московском
округе (МО)
Наибольшее количество дел.
Минусы:
• взыскание неадекватных не пресекающих незаконную деятельность
компенсаций:
минимальная компенсация за ввоз коммерческой организацией (дело № А4118346/2012);
• мизерная компенсация при многократно повторяющихся фактах ввоза и после
судебного запрета на любое использование товарного знака в т.ч. путем ввоза
(дело № А40-23850/2012);
• отказ в обеспечительных мерах.
Плюс:
•прошедшее все инстанции дело № А40-12515/20114 об изъятии и уничтожении
товаров.
Вывод: «Подталкивание» судами МО истца менять подсудность через подачу
иска по месту нахождения искусственно привлеченного соответчика.
Особенности борьбы с «параллельным
оборотом» товаров в интернете
Интернет-магазин, где администратор сайта не совпадает с указанным на сайте
осуществляющим торговлю лицом.
Надлежащий ответчик?
-администратор домена (№А40-120854/2012)
- отвечает только администратор домена, так как домен не может быть
предметом договора аренды (А40-90906/2012)
-оба (солидарно или в долях, причем фактически использующее домен лицо
несет большую долю ответственности)
Постановление ФАС СЗО по делу № А56-31546/2011 (в передаче в Президиум
ВАС РФ для пересмотра отказано), №№А40-76094/12, А40-72169/12, А40105847/12, А40-105854/12, А40-133847/2012.
Непосредственный причинитель вреда отвечает как лицо, владеющее и
использующее домен по соглашению с его администратором, а администратор
домена – как лицо, отвечающее перед третьими лицами за содержание домена
по правилам регистрации доменов в зоне RU, к которым администратор домена
присоединился при его регистрации.
Уголовная ответственность
Возможна ли уголовная ответственность за параллельный импорт
или торговлю товарами, исключительное право на которые в
России не исчерпано?
•Дело по нарушению прав на ТЗ «Creative», прошедшее все 3
инстанции (ст. 180 УК РФ).
Элемент объективной стороны – неоднократность.
Определение Свердловского областного суда от 25.11.09 (отказано
в передаче для пересмотра 18.02.10).
Признание действий недобросовестной
конкуренцией (НДК)
Целесообразность применения определяется серьезностью санкций.
Ни одного случая возбуждения ФАС производства по делу о признании
действий по «параллельному импорту (обороту)» НДК при наличии
правовой возможности:
1. Применение ст. 14.33 КоАП РФ к лицу, которое первым ввело в оборот
на территории РФ товар, права на который в РФ не исчерпаны (п. 17
постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах применения
особенной части Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»).
2. Дело № А56-73827/2010.
Выход:
Миновать ФАС путем обращения в суд с иском о признании действий НДК.
Правовое основание: пункт 20 постановления Пленума ВАС РФ «О
некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными
судами антимонопольного законодательства»
После решения суда ФАС вынуждена будет привлечь ответчика к
ответственности по ст. 14.33 КоАП РФ.
Проект изменений в ч. 4 ГК РФ
Возврат к понятию контрафакции в ФЗ «О товарных знаках...»
«Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещен
незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до
степени смешения обозначение, являются контрафактными».
Последствия: в т.ч. правомерность требования об изъятии из
оборота и уничтожении товара, о взыскании компенсации в
двукратном размере стоимости товара или в двукратном размере
стоимости права использования товарного знака
Спасибо за внимание!
Дмитриев Владимир
Адвокат Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга,
руководитель практики интеллектуальной собственности
юридической фирмы «Арбитраж консалтинг»
190013, Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 16, офис 12,
тел./факс: +7(812)316 73 66, с/т: +7(921)906 13 57; +7(812)906 13 57
www.arkona-legal.ru, [email protected]