Ответ 16.

Помимо лицензионных имеются ли другие виды договоров по передаче прав на патенты?
Какие это договоры?
Ответ.
1. Действия по передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности, в частности,
патентных прав, называются распоряжением. Гражданский кодекс определяет, что
распорядиться исключительным правом можно путём отчуждения этого права или путём
предоставления права использования результата ИД, охраняемого этим исключительным
правом.
Гражданский кодекс, ст. 1233. Распоряжение исключительным правом
1. Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не
противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе
путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного
права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в
установленных договором пределах (лицензионный договор).
Из статьи 1233 ГК следует, что имеется два частных случая распоряжения
исключительным правом:
- договор об отчуждении исключительного права;
- лицензионный договор.
К договорам о распоряжении исключительным правом на результат ИД применяются
общие положения об обязательствах (статьи 307-419) и о договоре (статьи 420-453).
Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на РИД передается в
полном объеме, считается лицензионным договором.
2. Существуют также и бездоговорные способы распоряжения исключительным правом:
- в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического
лица);
- при обращении взыскания на имущество правообладателя.
Гражданский кодекс, ст. 1241. Переход исключительного права к другим лицам без договора
Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем
допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в
порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица)
и при обращении взыскания на имущество правообладателя.
3. Могут заключаться другие договоры о распоряжении исключительным правом,
например:
- договоры о залоге исключительного права,
- договоры доверительного управления исключительным правом;
- договоры коммерческой концессии.
В случае заключения договора о залоге исключительного права на результат ИД
залогодатель вправе в течение срока действия этого договора использовать такой результат ИД
и распоряжаться исключительным правом на такой результат без согласия залогодержателя,
если договором не предусмотрено иное.
Учредителями доверительного управления могут стать субъекты не только
обязательственных, корпоративных, но и исключительных прав, поскольку принадлежащее им
имущество в виде соответствующих исключительных прав также может стать объектом
доверительного управления (п. 1 ст. 1013 ГК). Важно помнить, что передача исключительных
имущественных прав в доверительное управление не влечет их отчуждения доверительному
управляющему.
Коммерческая концессия (иначе франчайзинг) используется фирмамиправообладателями для продвижения своего бренда и реализации продукции или услуг на
новых рынках с минимальными затратами. Принадлежащие правообладателю права на
результаты ИД не отчуждаются (уступаются), а предоставляются для пользования. По общему
правилу предоставляемая пользователю по договору коммерческой концессии лицензия
является неисключительной. В отличие от лицензионных договоров по договору коммерческой
концессии предоставляется право использовать целый комплекс исключительных прав,
включая товарный знак, знак обслуживания.
4. Сводная таблица видов договоров распоряжения исключительным правом
Способ распоряжения
Вид договора
Отчуждение исключительного права на результат
Договор
об
отчуждении
ИД
исключительного права
Предоставление
другому
лицу
права
Лицензионный договор
использования результата ИД
Переход исключительного права на результат ИД
Без договора
в порядке универсального правопреемства
Переход исключительного права на результат ИД
Без договора
при обращении взыскания на имущество
правообладателя.
Залог исключительного права на результат ИД
Договор о залоге исключительного
права
Доверительное
управление
исключительным
Договор доверительного управления
правом
исключительным правом
Предоставлению
другому
лицу
комплекса
Договор коммерческой концессии
исключительных прав, обязательным среди которых
является право на товарный знак
5. В тех случаях, когда объектом распоряжения является исключительное право на объект
патентного права, в частности, на изобретение, заключается договор об отчуждении патента.
Гражданский кодекс, ст. 1365. Договор об отчуждении исключительного права на
изобретение, полезную модель или промышленный образец
По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель
или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона
(патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное
право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме
другой стороне – приобретателю исключительного права (приобретателю патента).
Указанный договор в действовавшем ранее Патентном законе именовался договором о
передаче исключительного права (уступке патента).
В отличие от лицензионного договора, по которому предоставляется право использования
охраняемого объекта, по договору об отчуждении патента исключительное право на
охраняемый объект передается в полном объёме. «В полном объёме» означает, среди прочего,
что нельзя передать один из пунктов формулы изобретения, а остальные пункты сохранить за
патентообладателем.
Стороны договора именуются "патентообладатель" - "приобретатель патента". Однако
могут быть использованы широко используемые в мировой патентной практике термины
"цедент" - "цессионарий".
Договор об отчуждении патента, также как и лицензионный договор, в отношении
объектов патентных прав подлежат государственной регистрации. Без такой регистрации
договор считается недействительным.
6. На более ранних этапах, когда патент ещё не получен, а только составляется заявка на
получение патента на изобретение или решается вопрос о патентовании, закон допускает
возможность передачи права на получение патента. Одной из форм передачи такого права
является договор об отчуждении права на получение патента.
Гражданский кодекс, ст. 1357. Право на получение патента на изобретение, полезную модель
или промышленный образец
1. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный
образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или
промышленного образца.
2. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный
образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и
по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального
правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.
3. Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель
или промышленный образец должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность договора.
Следует знать, что первоначально право на получение патента принадлежит автору
изобретения.
Передача права на получение патента влечёт за собой передачу и соответствующих
обязанностей: собственно подача заявки с соблюдением установленных требований, уплата
патентных пошлин, взаимодействие с экспертизой и т.д.
Риск непатентоспособности заявленного изобретения (если соглашением сторон договора
не предусмотрено иное) несёт приобретатель права на получение патента, как это принято в
мировой патентной практике.
Отчуждение права на получение патента означает полную или частичную замену состава
заявителей, что должно отразиться в заявлении и других документах, прилагаемых к заявке на
получение патента.
7. На ранних этапах, помимо договора, рассмотренного выше, в п. 6, могут заключаться
договоры, предметом которых является не уже полученный патент, а создание изобретений или
других результатов ИД. Примерами таких договоров являются:
- договор между соавторами о создании изобретения (полезной модели);
- договор о порядке патентования и использования изобретения между созаявителямисообладателями патента;
- договор поручения от автора или заявителя на представительство;
- договор подряда;
- договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ;
- договор на выполнение работ по государственному или муниципальному контракту.